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海外专利申请途径介绍——巴黎公约&PCT
来源:农化专利网   发布时间:2023-08-04 08:19
简述
对于向海外提出专利申请,大致有三种途径:直接向国外申请;巴黎公约途径;以及 PCT途径。相比于直接向国外提出申请,更常用的向国外提交专利申请的途径为巴黎公约和PCT。

对于向海外提出专利申请,大致有三种途径:直接向国外申请;巴黎公约途径;以及 PCT途径。相比于直接向国外提出申请,更常用的向国外提交专利申请的途径为巴黎公约和PCT。本文将着重对这两种申请途径进行介绍,以帮助申请人对这两种途径有个深入的了解,以期帮助申请人作出合适的选择。


一、巴黎公约途径


巴黎公约,是《保护工业产权巴黎公约》(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)的简称,于1884年生效,中国在1985年加入《巴黎公约》。《巴黎公约》的调整对象即保护范围是工业产权,包括发明专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及制止不正当竞争等内容。需要说明的是,巴黎公约的调整对象不包括著作权。《巴黎公约》的基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。公约在尊重各成员的国内立法的同时,规定了各成员国必须共同遵守的几个基本原则,其中包括:


1. 优先权原则


《巴黎公约》的第四条规定了专利、实用新型、外观设计、商标的优先权,具体规定:已经在本联盟的一个国家正式提出专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的申请的任何人,或其权利继受人,为了在其他国家提出申请,在以下规定的期间内应享有优先权。上述优先权的期间,对于专利和实用新型应为十二个月,对于外观设计和商标应为六个月。


就专利申请来说,在任一个成员国提出首次申请后,申请人可在该首次申请的申请日起的优先权期限内(发明和实用新型为12个月,工业品外观设计为6个月)以同一发明创造向其他成员国提出申请,在后申请视为是在首次申请的申请日提出。


2. 独立性原则


《巴黎公约》的第四条之二规定了在不同国家就同一发明取得的专利是相互独立的,第六条规定了同一商标在不同国家所受保护的独立性。


相互独立意味着同一发明在不同国家所获得的专利权彼此无关,各成员国独立地按本国的法律规定给予授权或拒绝、或撤销、或无效、或终止某项发明专利权,不受其它成员国对该专利申请和专利权处理的影响。


3. 展览产品的临时保护原则


《巴黎公约》的第十一条规定了发明、实用新型、工业品外观设计、商标在某些国际展览会中的临时保护,具体规定:本联盟国家应按其本国法律对在本联盟任何国家领土内举办的官方的或经官方承认的国际展览会展出的商品中可以取得专利的发明、实用新型、工业品外观设计和商标,给予临时保护。


如展品所有人在临时保护期内申请了专利或商标注册,则申请案的优先权日是从展品公开展出之日起算,而非第一次提交申请案起算。


4. 巴黎公约途径专利申请的特点


对于中国的申请人来说,选择巴黎公约途径向海外申请专利时,申请人通常可以先向中国递交首次申请,然后在优先权期限内向希望专利保护的国家提出申请,并主张优先权。巴黎公约途径向国外提交申请时间轴如下:

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如果申请人希望在多个海外国家进行专利申请,则需要在优先权期限内向这些国家的专利申请机构分别提交申请。各国将分别依据其本国的相关法条法规和审查规定进行独立检索和审查,而不受其他国家检索和审查情况的影响。


这就是说,已经在一成员国取得专利权的发明,在另一成员国可能会遭到拒绝;反之,在一成员国遭到拒绝的专利申请,在另一成员国可能会获得专利权。即使在不同国家获得授权,也可能会因为审查过程中检索到的对比文件的差异而需要做不同的修改,导致最终授权的范围也可能会有所不同。


二、PCT途径


PCT是Patent Cooperation Treaty的缩写,即《专利合作条约》,我国1994年正式成为该条约的成员国。PCT作为《巴黎公约》的补充,是各国之间对于专利保护的国际性协定,不涉及商标、地域保护等其他工业产权问题,而且,该体系下,也不能提交外观设计的专利申请。


依据该条约,申请人向作为受理局的国际局提交一份国际专利申请后,可以最迟自PCT申请日(要求优先权的,自优先权日)起的30个月(有些国家是31个月)届满之日再进入具体国家。而且,PCT国际申请的申请日即为该PCT国际申请进入具体国家阶段后在该国家的申请日。


PCT体系包括国际阶段(提出国际申请、国际检索、国际公布、补充国际检索、国际初步审查)和国家阶段(具体国家的专利审查程序)。从提出国际申请到进入国家阶段的时间轴如下:


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1. 提出国际申请


根据PCT第11条规定,国际申请必须符合一定要求,受理局方可受理该国际申请并给予国际申请日,对于中国国家知识产权局(CNIPA)作为受理局的PCT国际申请,需要满足:
(1)中国国家知识产权局作为PCT指定受理局,只接受中国的国民或居民提出的国际申请,国际申请中有多个申请人时,至少有一个申请人的国籍或居所是中国;
(2)使用的语言为中文或英文;
(3)在申请的同时,就要指定该申请将在哪些成员国有效,而且至少指定一个PCT成员国(这些被指定的国家称为“指定国”)。根据PCT细则4.9的规定:提交PCT申请请求书即为指定所有成员国,其中还包括PCT成员国中的地区组织,包括:非洲地区工业产权组织(ARIPO)、欧亚专利局(EAPO)、欧洲专利局(EPO)和非洲知识产权组织(OAPI)。也就是说,提交PCT申请就意味着对于成员国和这些地区组织的“全选”。


2. 国际检索

送交世界知识产权组织国际局和国际检索单位。国际检索单位在PCT请求书中即要求选定。向CNIPA提交的PCT国际申请,申请人可以选定CNIPA作为国际检索单位,另外,根据2020年12月1日启动的中欧两局专利合作条约国际检索单位试点项目:向CNIPA或世界知识产权组织国际局(IB)作为主管受理局以英文提交的PCT申请,可以选择欧洲专利局(EPO)作为国际检索单位,目前该试点项目仍有效。
国际检索单位的主要任务是努力发现相关的现有技术,在原始申请文件基础上提供关于专利性的初步意见。国际检索单位的审查员按照PCT实施细则第34条规定通过检索PCT最低限度文献努力发现与本国际申请相关的现有技术,并出具国际检索报告。随后在原始申请文件的基础上作出该申请是否具有新颖性,创造性及工业实用性初步的、无约束力的书面意见。作出国际检索报告和书面意见的时限一般是收到检索本之日起3个月内或者在自优先权日起9个月内,以后到期为准。作出国际检索报告和书面意见后,国际检索单位会尽快将该检索报告与书面意见一起同日传送给PCT专利申请人和国际局。
国际检索过程中,审查员会首先对权利要求是否符合单一性进行判断,如确定有单一性问题,审查员有权决定是否邀请申请人缴纳另外的检索费,并有权对不可授权的主题(例如,纯科学和数学理论,植物或者动物品种或者主要是用生物学方法生产植物或者动物的方法,经营业务、纯粹智力行为或者游戏比赛的方案、规则或者方法,治疗人体或者动物体的外科手术或者疗法以及诊断方法等)不进行检索。
而且,审查员可依职权修改其认为不合适的摘要和发明名称,所以常常会出现PCT国际公布文本的摘要和发明名称与申请人提交的版本不一致的情况。
申请人在收到检索报告和书面意见后,可以选择以下操作:针对书面意见向国际局发送非正式的意见陈述;依据条约第19条对权利要求进行修改并附带简单陈述;要求作出国际检索报告的国际检索单位以外的检索单位进行一次或多次补充国际检索;提出国际初步审查请求并附带意见陈述和/或根据条约第34条进行修改(可以修改权利要求书、说明书、附图和序列表);撤回PCT申请;或不采取任何行动,等待时机进入期望国家的国家阶段。注意,依据条约第19条的修改和根据条约第34条的修改都应不超出提出PCT申请时发明公开的范围。

在申请人未提出国际初步审查请求情况下,国际局将以国际检索单位的书面意见为基础出具名为“专利性国际初步报告(专利合作条约第I 章)”(IPRP Ch. I)的文件,在自优先权日起30个月后或更早(要求国家提前处理其申请情况下)送达每个指定局,并在自优先权日起30个月后进行公布。


3. 国际公布

自国际申请的优先权日起满18个月后,国际局将PCT国际专利申请和国际检索单位作出的检索报告一起公布。注意,书面意见也会同时公布,但不会同国际申请一起公布。如果申请人请求,可以提前公布国际申请。
国际公布的内容包括:含有PCT申请的申请日、申请号、公布日、公布号、优先权信息(如果有)和其他著录事项以及摘要和摘要附图(如果有)的扉页、说明书、权利要求书、附图(如果有)和国际检索报告,而且还可以包括根据条约第19条修改的权利要求等。
PCT申请的国际公布的重要意义在于使申请人在适用的指定国对发明获得临时保护的权利,即在获准专利后,申请人可就专利申请自公布到授权这段时间要求任何实施其发明的单位或个人支付适当的费用。

4. 国际初步审查


国际初步审查程序是PCT申请国际阶段中的一项可选程序,目的是为了进一步就该发明是否具有新颖性、创造性和实用性提出初步的意见。在获得国际检索报告后,申请人可根据国际检索报告的书面意见的内容是否正面等因素决定是否提出国际初步审查请求。注意,提出国际初步审查的请求应说明申请人预定在哪些缔约国使用国际初步审查的结果(“选定国”),以后还可选定更多的缔约国,选定应只限于已被指定的缔约国。


在国际初步审查程序中,如果申请人已经提交了依据条约第19条的修改而在提交国际初步审查请求时没提交根据该条约第34条的修改,审查员会审查根据该条约第19条的修改;如果提交了根据该条约第19条的修改且在提交国际初步审查请求时也提交了根据该条约第34条的修改,这些修改均会予以考虑。


国际初步审查单位的审查员会出具书面意见并通知申请人,申请人可以对该书面意见提交正式答复和修改,而且国际初步审查单位可以给申请人多次修改或答辩的机会,另外,审查员还可以通过电话、会晤等方式与申请人进行非正式的联系,就修改或者答辩意见方面与申请人进行沟通,然后再针对该 PCT 申请出具是否具有专利性的国际初步审查报告(IPER)并传送给申请人和国际局。


国际初步审查单位作出国际初步审查报告的时限为自优先权日起28个月或者自启动国际初步审查之日起6个月内,以后到期为准。国际局在收到际初步审查报告后,在自优先权日起30个月将国际初步审查报告和相关文件公开,并在自优先权日起30个月后或更早(申请人要求国家提前处理其申请的情况下)根据选定局的要求将报告和相关文传送给选定局。

5. 补充国际检索


补充国际检索也是依申请人的请求才启动的程序,申请人在自优先权日起的22个月届满前的任何时间都可以要求作出国际检索报告的国际检索单位以外的检索单位进行补充国际检索,而且可以向不同的检索单位请求多次补充检索。由于是多局多次检索,覆盖的检索范围更大,因此结果更可靠。注意补充国际检索是以原始提交的国际申请为基础,根据条约第19条和第34条的修改在进行补充检索时不被考虑。

6. 国家阶段


PCT国际申请进入具体国家阶段,其在该国家的申请日是PCT国际申请的申请日,而不是实际进入的日期,PCT国际申请所要求的优先权也适用于该国家阶段申请。对于不同国家,在进入时限、翻译语言、提交的文本要求、申请附加费、主动修改的时机、实质审查启动的时机和实施审查方式、加快审查的方式、年费缴纳、核苷酸或氨基酸序列表翻译等方面都可能存在差异。对此,可参考世界知识产权组织(WIPO)定期更新的PCT申请人指南(The PCT Applicant’s Guide)以及各国专利局发布的相关规定。


依据条约第23条的规定,在30个月(或31个月)的期限届满以前,任何指定局不应处理或审查国际申请,但指定局根据申请人的明确的请求,可以在任何时候处理或审查国际申请。前述“要求国家提前处理其申请”就是进入国家阶段时明确请求具体国家的专利局不必等到30个月(或31个月)期限届满提前处理其申请的情况,这也是国家阶段加快审查的一种方式。


7. PCT途径专利申请的特点


巴黎公约的优先权原则对于PCT国际申请仍然是适用的。PCT国际申请(发明和实用新型)的提出也需要在优先权期限(12个月)内完成。PCT国际申请,可以要求一项或几项在先申请的优先权。当然,PCT国际申请本身也可以是首次申请而不要求任何优先权,PCT国际申请如果是某一发明创造的首次申请,其也可以被其他申请要求优先权。对于中国申请人来说,可以先向作为PCT受理局的中国国家知识产权局(CNIPA)提交PCT国际申请后、再通过国家阶段分别进入中国和其他国家;当然,也可以先提交中国普通申请、再提交PCT申请并主张该中国普通申请的优先权,继而再办理进入其他国家的国家阶段的手续。
PCT体系下,受理局或国际局并不负责国际申请的授权,授予专利的工作仍然只能在进入具体国家后由具体国家的专利局或行使其职权的机构来执行。从整个专利申请流程来看,PCT体系由于设置了国际阶段,一方面需要额外缴纳国际阶段的申请费、国际检索费等费用,另一方面对于任一海外国家来说都一定程度延长了专利申请的周期。另外,由于进入不同国家的国家阶段的手续是独立于PCT国际阶段另外分别办理的,提交了一份PCT申请只是相当于获得了稍晚再选择进入具体国家的权利。由于PCT国际阶段和国家阶段是相对独立的,提交了PCT申请也可以在国际阶段撤回,或者最终决定不进入任何海外国家。
但是,提交一份PCT申请,就获得了超出优先权期限之外的相当长一段时间(18或19个月)来选择进入的国家,而且国际阶段出具的国际检索报告和国际初步审查报告(在要求国际初步审查情况下)能够给申请人在进入具体国家之前预判发明的可专利性提供重要的参考。
由于巴黎公约途径和PCT途径还有如下一些共同需要关注的事项:

(1)明确优先权信息


采用巴黎公约途径向国外提出专利申请,必然需要要求优先权。采用PCT途径提交PCT申请也可要求优先权。由于是否要求优先权会影响后期检索审查时对现有技术范围的认定,进而会影响新颖性和创造性,所以,申请时要求在先申请的优先权的,列明要求的优先权信息(申请的日期、受理该申请的国家以及申请号)非常重要,特别是需要要求多个在先申请的优先权情况下,务必确认不要遗漏任何一项优先权信息。

(2)提交优先权证明文件


要求优先权情况下,各海外国家专利局以及国际局往往会要求提供优先权申请副本,即优先权证明文件。提交优先权申请副本的方式一般包括提交电子件、原件、或者是提交DAS码。无论是巴黎公约途径还是PCT途径提交专利申请,一般都需要一并准备优先权申请的副本。

(3)注意提交申请的时限


巴黎公约途径需要在优先权期限内提交海外申请,发明和实用新型专利申请分别为自优先权日起12个月内。PCT途径在要求优先权情况下,需要在优先权期限(12个月)内提交PCT国际专利申请,并在不迟于自优先权日起30 个月(有些国家是31个月)届满之日办理进入国家阶段的手续。无论是通过巴黎公约途径还是PCT途径,都需要注意时限,把握好进入的时机。

(4)保密审查


根据中国专利法第19条第1款的规定,任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。因此,对于中国申请人来说,采用任何途径向国外进行专利申请,都有保密审查的要求。对于巴黎公约途径,可以在递交中国在先申请的同时或向海外国家提出申请之前向国家知识产权局(CNIPA)提出保密审查请求。对于通过PCT途径向外国提交专利申请,向CNIPA提交PCT国际申请即视为同时提出向外国申请专利的保密审查请求,在收到了国际申请号和国际申请日通知书,即意味着已经完成和通过了保密审查,从而不需要另外提出保密审查请求。

三、如何选择,巴黎公约途径还是PCT途径? 


递交海外专利申请过程中如何选择申请途径,是选择巴黎公约途径还是PCT途径,申请人可以根据产品的市场布局、经费筹措、快速获得专利权的需求等因素进行决定。如果海外目标市场明确,且希望尽快进入目标市场、对发明创造的可专利性比较有把握,则较为建议采用巴黎公约途径直接进入目标国家,如此可尽快进入目标国家的专利审查程序,以期尽早获得专利权。
如果目标国家较多,发明创造的产品不着急进入海外市场,而且对发明创造的可专利性把握不大,可考虑通过PCT途径先提交一份PCT国际申请,如此可以利用国际阶段的国际检索报告或国际初步审查报告对授权前景做提前预判,而且可以获得更多的时间来做分析决策、市场布局、筹措专利申请的资金以及准备各国申请文件和翻译文件。

文章来源:景闻知识产权