对“进一步限定”的修改方式的理解《审查指南》(2010年版)在其第四部分第4.6.2节中规定 :权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。由此可知,上述规定应理解为一项权利要求采用进一步限定的方式进行修改之后,应当成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新的权利要求。由于确权程序的修改尺度严于授权程序,因此参照实审程序的情况,“进一步限定”的修改方式通常也不能增加权利要求或者重新撰写权利要求来构建新的层次体系。第一,将一项权利要求中的一个或者多个技术特征补入到待修改的独立权利要求中;第二,将多个权利要求中的多个技术特征并入到待修改的独立权利要求中。在无效程序中,一般重视独立权利要求的修改,而忽略从属权利要求的修改。对于从属权利要求的修改,其需要在对其引用的独立权利要求作出进一步限定的基础上再进行修改。从属权利要求的修改方式与上述独立权利要求的修改类似,也存在以下两种形式:第一,将一项权利要求中的一个或者多个技术特征补入到待修改的从属权利要求中;第二,将多个权利要求中的多个技术特征并入到待修改的从属权利要求中。其一,未修改独立权利要求,仅增加新的从属权利要求。采用上述方式修改时,独立权利要求在修改之后未“缩小保护范围”,因此不符合要求。
其二,同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征,形成多个新的独立权利要求 ;采用上述方式修改时,实质上是对权利要求书进行了重新撰写,构建了新的权利要求保护体系,因此不符合要求。
“进一步限定”的修改方式的风险通过“进一步限定”的修改方式对权利要求进行修改时,如果全部不符合相关要求,申请人一般会在口审时或者口审前得到通知,此时大概率已经错过修改时机,因此其将没有机会再进行一次“进一步限定”式修改。在一些复杂情况中,如果涉及多处修改(其中部分修改符合要求,部分修改不符合要求),由于审查修改文件时会将修改文件作为一个整体进行审查,因此,一旦有一项修改不符合要求,就意味着全部修改可能都不被接受。但从目前的实践来看,审查员也可能要求在指定期限内选择保留符合要求的修改、放弃不符合要求的修改。
总结
在专利无效程序中,为了维持专利权有效且保证其合理的保护范围,专利权人需要对所有可行的修改方式加以了解和利用,从而获得更多保护自身技术成果的筹码。
来源:知识产权家