审查过程中,由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术,因此,基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题,可能不同于说明书中所描述的技术问题;在这种情况下,应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。
重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。
作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。
对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。
各项无效理由中“技术问题”之间的异同
由上各项规定可知,尽管都称为“技术问题”,但其来源或作用不尽相同。
说明书公开不充分、权利要求不清楚、权利要求得不到说明书支持、独立权利要求缺少必要技术特征中的“技术问题”(下称“前者”)与创造性中的“技术问题”(下称“后者”)有着较大的区别。
前者中的“技术问题”一般是本专利说明书描述或声称的技术问题,通常记载在“背景技术”部分的末尾处和“发明内容”或“实用新型内容”部分的起始段落,而后者中的“技术问题”是基于创造性评价中最接近的现有技术重新确定的本专利实际解决的技术问题,该技术问题有可能是本专利说明书描述或声称的技术问题,而更多时候是其他不同的技术问题。
前者在相关规定中一般称为“发明或者实用新型的技术问题”或“发明或者实用新型所要解决的技术问题”,后者一般称为“发明实际解决的技术问题”。
之所以会出现这样的情况,是因为前者一般评判的是本专利自身内部的问题,不涉及最接近的现有技术的变更和技术启示的判断,所以仅依据本专利声称的技术问题即可实现评价目的。
而后者在创造性评价中所采用的最接近的现有技术往往不同于本专利背景技术中的现有技术,并且需要对区别技术特征能否应用到该最接近的现有技术进行技术启示判断,所以必须要根据其区别技术特征所能达到的技术效果重新确定技术问题,即本专利实际解决的技术问题。
重新确定本专利实际解决的技术问题属于创造性评价三步法中的第二步,起到承上启下的作用,是确定非显而易见性的起点之一,在创造性评价中有着非常关键的作用。
综上,技术问题在专利中有着灵魂式的作用,其不仅是产生专利创新的起点,也与发明构思一脉相承,抓住技术问题可以更清楚地理解发明实质。进而能在专利无效程序中灵活地适用各项无效理由,避免产生死搬硬套、机械僵化的问题。
来源:康信知识产权