对于申请人而言，专利审查中的驳回决定是一种不利后果。因此我国《专利法》第38条规定，发明专利申请只有经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门才能予以驳回。又在《专利审查指南》中进一步规定了“审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予以驳回情形事实、理由和证据通知申请人，并给予申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。”【1】换言之，作出驳回决定前必须听证。
为了兼顾“程序节约原则”，《专利审查指南》又规定“对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定。”【2】这个规则通常被解读出两层含义：第一，关于事实的听证不是“绝对听证”，而是“相对听证”；第二，构成对事实“相对听证”的要件之一是“再次修改”。由此得到的推论是：若申请人在答复第一次审查意见通知书（简称一通）时未修改权利要求，而在答复第二次审查意见通知书（简称二通）时首次修改了权利要求，就不符合驳回时机，不得做出驳回决定。这一推论成了目前的通说。
但对于该通说业界一直存在争议，导致在实际操作中也不尽相同。这种通说是否可以从《专利审查指南》的明文规定中毫无意义地推导得出？是否存在法理冲突？都是值得思考的问题。本文尝试从法理的角度加以分析。
（一）基本共识
《专利审查指南》第二部分第八章第6.1.1节“驳回申请的条件”共计三段文字。第一段是对“听证原则”的基本规定，即作出驳回决定前，需要就相关的事实、理由、证据与申请人做至少一次书面交流。
第二段是对第一段中“至少一次”的解释说明，“一般应该在第二次审查意见通知书之后才能作出”。然后用“但书”表明如下情形可以一次：申请人既未针对证据和理由提出有说服力的意见也无实质性修改，即事实、理由、证据三要素不变。
第三段是对听证三要素中“事实”听证的进一步规定。第一句表明事实和证据、理由一样都需要听证，因此若事实改变，就要给申请人再一次机会。第二句用“但书”表明对事实的听证是相对的，只要“再次修改涉及同类缺陷”就可以驳回，从而兼顾程序节约原则。
综上，至少可以得到这样一个毫无争议的共识：只要是涉及基于已通知过申请人的证据、理由的同类缺陷，那么在申请人连续两次修改后审查员予以驳回就算是符合驳回时机的。
（二）分歧根源
但是对于二通后首次修改的情形是否可以驳回，并没有明文记载在《专利审查指南》中。因此无论认定为可驳回还是不可驳回，都只是间接推论而非直接引证。
基于同样一段文字得出两种完全不同的推论，其根本原因是对“再次修改”是否构成“相对听证”的基本要件，存在不同认识。如果认为“再次修改”是“相对听证”的构成要件，那么二通后首次修改的情形就不符合驳回时机。如果认为“再次修改”只是“相对听证”的充分条件，那么上述情形就不明显违背“相对听证”的要求，可以自由裁量。
然而，持通说观点者进一步反对自由裁量的理由是：如果答复二通时做首次修改，那么就要按照“如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会”【3】这一规定操作，因而不能驳回。从另一个角度要求“再次修改”是事实“相对听证”的构成要件。
（一）举重以明轻
“举重以明轻”是一种对法律规定的解释方法——当然解释。判断原理是：如果严重的情形不构成违反法律，那么即使没有明文规定，轻微的情形也不违背法律。是一种具有必然性的逻辑推理。
不妨将连续两次修改的情形与二通后首次修改的情形进行比较。为便于比较，假设两种情形涉及同一个发明申请、同一篇对比文件（D1）和同样的不授权理由（不具备创造性）。审查过程对比如表1所示：
在情形一中，申请人在每一次答复时都修改了权利要求，连续两次出现新的特征。而在情形二中，申请人仅在第二次答复中修改了权利要求，仅出现了一次新的特征。相对于初始方案而言，情形一中新增的“事实”（B和C）明显多于情形二（仅为B），导致权利要求的保护范围更小，所以对于情形一的驳回是更为严厉的不利后果。但依据现有共识，对两次修改后予以驳回体现了对“程序节约原则”的兼顾，符合《专利审查指南》规定的驳回时机。那么依据“举重以明轻”的当然解释，对二通后首次修改予以驳回也应当符合《专利审查指南》规定的“程序节约原则”。
（二）听证程序中的事先告知原则
听证程序是一种行政法中的特有程序。是指国家机关作出决定之前，给利害关系人提供发表意见提出证据的机会，对特定事项进行质证、辩驳的程序，其实质是听取利害关系人的意见。【4】该程序包含多项基本原则。【5】《专利审查指南》中所说的“听证原则”主要是指一般听证程序中的“事先告知原则”。对于如何判断相关“事实”是否已事先告知，业界存在不同的观点。这主要是因为对怎样界定驳回听证中“事实”的概念存在不同理解，从而导致对驳回是否听证产生不同结论。
一般观点认为，驳回听证中的“事实”就是指申请人撰写的每一项权利要求。某一项权利要求发生修改就会导致事实改变。但有观点认为，判断驳回听证中的事实是否改变，应以相同理由和证据所对应的技术方案的集合作为基础。【6】还有观点进一步认为，驳回听证中所涉及的事实，并不完全等同于驳回决定中所涉及的事实，而是指之前的通知书中告知过申请人的证据和理由所能覆盖的事实。【7】
笔者认为，驳回听证中的事实、证据和理由是三位一体的有机整体，而非割裂的并行模块，就像一篇议论文中的论点、论据和论证，是彼此渗透融合的。其中的“事实”，并不是机械地指代某些具体的技术特征或技术方案，而是指通知书中评述的请求保护的方案相对于特定证据不符合特定法条的事实，简而言之，就是指专利行政部门的事实认定。所以只要专利行政部门能用已通知过申请人的证据和理由认定出同类缺陷，那么哪怕申请人修改了权利要求，专利行政部门所做的事实认定也没有本质变化。就好比认定糖是甜的，此后认定红糖也是甜的，并不算事实认定发生了变化。在此情况下作出驳回决定，既不会剥夺申请人的基本辩论权，也不会超出申请人的预期，因此符合一般听证程序中的“事先告知原则”。
由此可见，从满足“事先告知原则”的角度来说，关于“事实听证”的构成要件应当是：能用已通知过申请人的证据和理由认定同类缺陷。所以，对于二通后的首次修改，只要专利行政部门能够用已通知过申请人的证据和理由认定同类缺陷，据此驳回就满足了行政法中听证程序的“事先告知原则”，也应当被允许。
（三）欧洲和美国的相关审查规定
欧洲和美国关于驳回的规定体现了与我国类似的“听证原则”。
《欧洲专利局审查指南》中规定：驳回决定只能基于申请人有机会争辩过的那些理由。【8】美国《专利实施细则》中规定：审查员在第二次或其之后的任何一次审查中所作出的否定意见可以作为最终否定意见（类似于我国的驳回）。【9】言下之意，首次否定意见一般不作为最终否定意见。
所不同的是，上述操作细则并没有像我国《专利审查指南》一样，对于事实听证的问题做出如此细致复杂的规定，甚至完全没有涉及推导事实改变是否满足听证程序的依据。可以说对于二通后首次修改不得驳回的规定，不是欧美地区的审查惯例。
第一种不利后果是不当延长程序。按照目前的通说操作，二通后首次修改不得驳回，就会导致出现三通。而申请人答复三通的修改会存在很多不确定性，比如修改超范围，或者加入说明中的第二发明点等。那么就有可能导致审查员进一步发出通知或者补充检索。显然这与《专利审查指南》第二部分第八章第6.1.1节第三段所强调的“兼顾听证原则与程序节约原则”相矛盾。
第二种不利后果是变相鼓励一通后驳回，引发草率驳回。持通说观点的人还认为：之所以导致二通后的首次修改不能驳回是因为审查员自己没有把握驳回时机，在此类情形下，完全可以在答复一通未修改时予以驳回，因此不会不当延长程序。
然而按照《审查指南》第二部分第八章第6.1.1节第二段的规定，二通后驳回是常态，一通后驳回是特例。满足一通后驳回的情形，不仅要求事实、理由、证据三要素均无变化，还要求申请人“未针对通知书指出的可驳回的缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据”。这里所述的“有说服力”不应狭义地理解为将审查员说服，改变其主观认定。这是因为在有些条款（如创造性）的审查中常会存在一定的主观因素，有一定的讨论空间，即出现各有道理的局面，此时要完全改变对方的观点是非常困难的。所以这里所述的“有说服力”应做广义的理解，是指针对争议焦点展开有理有据的反驳。
笔者认为，此处所述的“有说服力”应当满足如下两个条件：
首先是争议的焦点有讨论空间。这是由争议点本身决定的。像“创造性”“授权客体”等问题往往存在讨论空间。而像完全一样的“新颖性”问题，或者完全不同的“修改超范围”问题，就极少存在讨论空间。其次是辩驳要据理力争。这是由申请人的答复态度和水平决定的。答复必须是针对问题做言之有物的争辩。既不能是空话套话，如“申请人不同意审查意见”“因为存在区别特征，所以权利要求具备创造性”；也不能是毫无因果关联的理由，如“因为说明书的某些特征和效果，导致权利要求具备创造性”。如果答复意见属于上述类型，那么哪怕争议焦点存在讨论空间，这类答复也可视为无“说服力”。
一旦申请人针对有讨论空间的争议焦点做出了有理有据的答复意见，即使审查员主观上仍不认同，客观上也应当视作“有说服力”。这样才比较符合《专利审查指南》规定的初衷，否则只需规定事实、理由、证据不变就可一通后驳回，无需赘述“有说服力”这一条件。按照广义理解的“有说服力”进行操作更有助于审查员和申请人充分理性地沟通，减少不必要的复审程序。但若践行通说的观点，审查员则很难如此“大度”地错过一通后直接驳回的时机。审查员会更倾向于将“有说服力”狭义地理解成要将审查员“说服”。那么只要审查意见中不存在明显的事实认定错误之类的硬伤，申请人就极难提出“有说服力”的意见，对于可能存在讨论空间的审查就会变得完全没有弹性。从而可能导致驳回草率，增加驳回不当的概率。
行政行为不同于民事行为，由于行政部门与相对人之间的地位并不平等，决定权在于行政部门，因此是否驳回是由专利行政部门单方面决定的，无需双方合意。
听证程序是维护行政相对人基本利益的一种手段。听证的目的只是将这种不利决定事先告知申请人，让申请人有合理的预期和辩驳的机会，进而让专利行政部门在做决定前“兼听则明”。但对于同类缺陷的多次听证，既不会拓宽审查员的思路，也不会影响最终结论，反而不当地降低了行政效率。因此，笔者认为涉及同类缺陷的二通后首次修改必须再次发出听证通知书，属于无谓地降低行政效率。
本文从“举重以明轻”和“事先告知原则”这两个法理角度，论证了对二通后首次修改予以驳回的合理性，并指出当下通说在审查实践中无论从宽还是从严都会引发不利后果。
对比欧美地区的指南或细则，我国的《专利审查指南》对于驳回听证的规定略显繁琐，从而引发一些不合理的推论。建议《专利审查指南》的相关章节可以参考欧美地区的指南或细则，删繁就简，突出重点，将驳回听证的规定聚焦在“事先告知原则”之中。或者在保持现有框架的基础上，体现硬性要求和柔性建议之间的区别，从而更好地指导审查实践，提高行政效率。
注释：
1.《专利审查指南》第二部分第八章第6.1.1节第一段。
2.《专利审查指南》第二部分第八章第6.1.1节第三段第二句。
3.《专利审查指南》第二部分第八章第6.1.1节第三段第一句。
4.马怀德：《论行政听证程序的基本原则》，载《中国政法大学学报》1998年第2期。
5.参见注释5，行政听证程序包括事先告知原则，公开原则，职能分离原则，案卷排他性原则，回避原则，禁止单方面解除原则，案卷查览原则，委托代理原则等。
6.刘庆峰等：《关于驳回程序中事实改变认定基础的思考》，载《中国发明与专利》2012年增刊。
7.参见王澄：《专利审批过程中的听证原则浅议》，载《专利法研究》2006年。
8.See GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE Part C Chapter VI Examination Procedure 7.6 Refusal.
9.See Consolidated Patent Rules § 1.113 Final rejection or action.
来源：中国知识产权杂志总第148期