对于答审来说,如何修改权要是代理人的一个硬功夫,修改大了,虽然授权,但是权利受损;修改少了,但是被驳回了;不修改,不满足听证,陷入困境;修改超范围了,审查员不认。所以,对于修改的事情,大家务必要注意。会在多个角度给大家讲这个事情。
专利法第三十三条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。其中,原说明书和权利要求书的记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能够直接、毫无疑义确定的内容。
直接、毫无疑义确定的内容是指:虽然在申请文件中没有明确的文字记载,但所属领域技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图,可以唯一确定的内容。
技术特征的删除:审查意见中指出权利要求中存在“大约”、“优选”等词语。但是在删除上述词语以克服不清楚的缺陷时,需要注意不清楚语句与其他技术特征之间的关系是否是协同关系、相互关系或相互支持。此时若删除该特征后,会形成一个新的技术方案,其组合关系在原申请中没有记载,从而导致了修改超范围。
当为了克服权利要求得不到说明书支持的缺陷时,需要注意:不能用说明书中没有明确记载的下位概念替换上位概念;对于功能性限定在补入技术特征时,需要考虑技术特征的相关性,将密切相关的技术特征同时补入。
为克服新颖性、创造性而作出修改时:
(1)补入从属权利要求时,需要注意补入的部分技术特征与该从属权利要求其他技术特征之间如果存在协同关系则会导致超范围;
(2)如果将一个从权全部并入独权,需要注意是否会导致其他权利要求超范围;
(3)如果是将实施例补入权利要求,应补入相对应的实施例,而不是将实施例的部分特征重新组合后加入,否则会导致超范围。
涉及结构的发明时,至少在说明书中要描述清楚构件彼此间的位置关系、连接关系,以保证在修改时有充分的依据。
注意权利要求的撰写应具有层次。如果独立权利要求的范围过大,过于概括,而从属权利要求未逐步缩小保护范围,说明书实施例又撰写的过于详细。在面对审查意见指出的新颖性、创造性或者不支持等缺陷时,则难以对独立权利要求进一步限定。如果对实施例进行重新概括,则可能因二次概括而导致超范围。
案例:审查员在一通中指出某权利要求中的功能限定“A”是以说明书实施例中的特定方式完成的,并且本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提及的其他替代方式来完成。申请人答复一通时根据实施例重新概括,导致修改超范围。
1、审查意见中的常见问题
由于专利法三十三条属于驳回与无效的条款,同时在对于审查意见通知书的质量考核中也属于较为关键的一类问题,审查员对于该法条的把握也会较为严格甚至固化,其倾向于将可能导致超范围的情况统一认定为超范围。因此,经常会见到对于修改超范围的判定过于严格的通知意见。从本领域技术人员的角度对发明进行判断时,常会出现以过于聪明的本领域技术人员认定发明不具备创造性,以“愚钝”的技术人员判定修改超范围。综上所述,在进行相关的审查意见答复时应注意判断:
a)对于“直接、毫无疑义确定的内容”的判断
审查指南中对此的解释是:虽然在申请文件中没有明确的文字记载,但所属领域技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图,可以唯一确定的内容。但这种解释过于抽象和概括,难以明确的判定。具体的,对于“直接地、毫无疑义地确定”的判断应当在于本领域的技术人员由修改前后的内容看到的信息是否发生了变化。也就是说,“由原说明书以及权利要求书文字记载的内容直接地、毫无疑义地确定”仅是一个结论性要求,这一结论的得出依赖于修改是否导致本领域技术人员看到的信息发生了变化,信息是否发生了变化才应当是判断的主要手段。特别是在进行二次概括的判断时,原申请记载的内容与由其直接地、毫无意义地确定的内容之间并非必然是一一对应的关系。
案例:
某案请求保护一种压榨带(2),其具有加强层和上部弹性层,并限定该压榨带(2)包括两端部对应区(B)、中央区(A)以及一对最外端区(C)。在实质审查过程中,申请人在权利要求1 中增加了特征“上述两端部对应区具有比上述中央区的表面更下陷的表面形状,以使厚度比上述中央区小,修改依据是说明书附图公开的几种压榨带的具体形式以及相应的文字说明“两端部对应区B 形成沿带移动方向环状延伸的凹部14,因此,两端对应区B 的厚度小于其他区域”。
对于此修改,存有两种观点:
(1)说明书中记载的“凹”与修改后的权利要求中的“下陷”含义不同,即使考虑了附图公开的内容,也仅能直接地、毫无疑义地确定出“两端部对应区”与“中央区”相比而得的具体形态。因此,权利要求中增加的“上述两端部对应区具有比上述中央区的表面更下陷的表面形状,以使厚度比上述中央区小”既不属于原说明书和权利要求书文字记载的内容,也无法根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定出来,该修改超范围。
(2)虽然“凹”与“下陷”的解释略有不同,但本领域的技术人员结合发明的实际内容可以确定,在本案中“下陷”与“凹”的实质含义相同,均表示两端部对应区B 比周围位置低。说明书附图也仅是示意图,结合说明书的内容能够直接地、毫无疑义地确定“上述两端部对应区具有比上述中央区的表面更下陷的表面形状,以使厚度比上述中央区小”这一定性的特征。
分析:本申请主要是通过在两端部对应区B形成相对较小的厚度来避免应力集中的发生,抑制该区域的断裂。实施例给出的也仅是实现上述目的的几种示意性方案,并且由上述示意性方案也能够明确地得出两端部对应区B 相对于中央区A 来说呈“逐渐下降到较低的水平”的趋势。也就是说,尽管“下陷”的具体形式可能有多种,说明书中的具体实施方式并非是其唯一解释,但对于本领域的技术人员来说,其由权利要求中的“下陷”与原申请记载的“凹”形的两端部对应区看到的信息是相同的,均是两端部对应区的厚度小于中央区的厚度,从而提高该区域的柔性以抑制该区域的断裂,其与“下陷”的具体形式并没有必然联系。因此,本案的修改并没有致使所属技术领域的技术人员看的信息相对于原申请记载的信息发生变化,因此,应当不超范围。
2、修改超范围对无效阶段的影响
专利法第三十三条属于无效请求的理由。在以专利法第三十三条为理由请求无效时,需要注意如下情况:
(1)防止对专利权人的修改“陷阱”
在根据审查意见对申请文件进行修改时,应注意所进行的修改是否存在超范围的嫌疑。由于涉及特征的删除、改变、增加等修改会因为特征间存在的相互关系而存在修改超范围的可能。特别是在答复审查意见通知书时,针对审查意见进行了修改后,发生了超范围而审查员又认可了所述修改。该修改文本在提起无效请求时则可能因修改超范围而被复审委判定无效。
(2)对说明书进行修改时,是否影响到了权利要求
由于无效宣告程序宣告的是权利要求有效或无效,说明书存在的缺陷应最终落在对权利要求的影响上,因此,如果说明书的修改对权利要求的技术方案没有影响,则无论说明书的修改是否超出,都不会导致专利权无效;如果说明书的修改超范围、且对权利要求的技术方案产生了影响,则应当宣告受到影响的权利要求无效。
由于如何判断对权利要求是否有影响通常是较为棘手的问题。当说明书的修改与权利要求的技术方案相关时,通常从以下几方面判断说明书修改超范围对权利要求是否有影响:
(1)授权的审批程序,即需要考察实审过程中的审查意见和修改动机;
(2)请求人所提的无效宣告请求的理由,即除专利法第33条外,有无其他与说明书的修改相关的法条;
(3)说明书修改前后,对其他条款的结论有无影响;
(4)说明书是对哪部分的修改,例如,说明书对背景技术、发明概述中声称解决的技术问题、具体实施例、实验效果这些部分的修改对权利要求的影响各不相同。
来源:专利课堂