一.序
前面讲过了26条都是实质性条款,都是重要内容,需要大家深度学习。不知道大家对于26条整体了解如何,比如知道26.3讲的是说明书,26.4讲的是权要吗?如果还不够了解,我们还是先从本课的答审指导开始吧。具体的课程,需要见撰写部分了。
二.法条
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
专利法第26条4款可以分为2部分:“权利要求书应当以说明书为依据”权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。也就是说,请求保护的发明的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,其不得超出说明书公开的范围。具体体现为权利要求从说明书中得到与概括得出如果一项权利要求请求保护的技术方案是说明书中充分公开的一个或多个实现发明的方式,则该权利要求得到了说明书的支持。
如果一项权利要求请求保护的技术方案是申请人根据说明书充分公开的一个或多个实现发明的方式概括而成的,则在判断是否得到了说明书的支持时,应当判断这种概括是否合理。
(1)如果一项权利要求请求保护的技术方案中涵盖了说明书充分公开的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式,且这些方式都能够解决相同的技术问题,并具有相同或相近的技术效果,则该权利要求的概括是合理的。
(2)如果一项权利要求请求保护的技术方案中涵盖了如下内容,则该权利要求的概括不合理,其范围超出了说明书公开的范围:
①所属技术领域的技术人员在说明书充分公开的实施方式的基础上,结合说明书记载的所有内容,通过常规的实验或者分析方法不能实施的技术方案;
②不能解决本发明所要解决技术问题的技术方案;
③产生不了预期技术效果或其效果难于确定的技术方案。
需要注意的是,“说明书公开的内容”是指“说明书记载的内容”及“根据记载的内容能够概括得出的内容”;而“说明书记载的内容”则是指“说明书文字记载的内容”及“根据文字记载的内容和说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容”。
三.若干种撰写形式的支持问题
1、上位概念概括或并列选择概括
【案例1】
权利要求:一种无线连接的处理方法,……
说明书中仅公开了wifi直连的处理方法,并没有说明该方法也适合于对其他无线连接的处理。
【案例分析】
该权利要求中使用了上位概念“无线连接”,其不仅包括wifi直连,也包括红外线连接、NFC连接、无线电连接等,其他连接方式可能与wifi直连在实施本技术方案时差异很大。由于说明书中仅公开了wifi直连的处理方法,而发明请求保护所有无线连接的处理方法,则显然包含了申请人推测的内容,其效果又难以确定,因此,该权利要求概括过宽,得不到说明书的支持。
【案例2】
权利要求:一种图像处理设备,包括:采用键盘、鼠标或触摸屏的输入装置,……
【案例分析】
该权利要求采用并列概括方式说明其图像处理设备中的输入装置可以采用键盘、鼠标或触摸屏之一。虽然说明书中仅描述了采用键盘作为输入装置的图像处理设备,但所属技术领域的技术人员可以知道,在发明的图像处理设备中鼠标及触摸屏可以起到与键盘等效的数据输入作用,因此,该权利要求中的上述并列概括限定能够得到说明书的支持。
2、功能或效果限定的技术特征
(1)对于某一功能限定的技术特征,如果所属技术领域的技术人员明了实现该功能的已知方式,并且该功能限定的技术特征所覆盖的除说明书中记载的实施方式以外的其他实施方式也能解决发明的技术问题,并达到相同的技术效果,那么这种限定是允许的。反之,则不允许。
【案例3】
权利要求1:一种屋顶太阳能装置,……
权利要求2:权利要求1所述的屋顶太阳能装置,其特征在于所述装置还包括一个用于将该装置固定到屋面的构件。
说明书中仅描述了将该装置固定到屋顶的一种优选构件×。
【案例分析】
权利要求2中,“用于将该装置固定到屋面的构件”属于功能限定的技术特征。如果所属技术领域的技术人员能够判断该功能并非必须以说明书中公开的构件×来实现,而是还可以采用所属技术领域的技术人员已知的其他方式,如螺栓、扣件等构件来实现,则该权利要求能够得到说明书的支持。
(2)权利要求中如果仅仅记载了发明要达到的目的或获得的效果,但没有记载为达到这种目的或获得所述效果而采用的任何技术手段,则该权利要求得不到说明书的支持。
【案例4】
权利要求:一种茶杯,其特征在于能够保温。
【案例分析】
该权利要求中仅描述了发明所要达到的目的,是“纯功能性”表述(该案“能够保温”也可以理解为技术效果)的权利要求,其覆盖了所有能够实现上述功能的技术方案,而所属技术领域的技术人员难以由说明书中公开的具体技术方案想到所有能够实现该功能的技术方案,因此该权利要求得不到说明书的支持。
四.答复思路
当审查意见通知书指出权利要求书未以说明书为依据这一实质性缺陷时,首先应当弄清得出此结论的具体理由是什么:
a、权利要求相对于说明书具体实施方式部分披露的内容上位概括得过宽
b、该权利要求的技术方案未记载在说明书中。
对于权利要求限定范围过宽的情况来说,常见有三种。
(1)说明书中仅给出一至两种具体结构,而在权利要求中将这一、二种具体结构概括为功能性的技术特征。在这种情况下主要考虑现有技术中是否还有多种对本领域人员来说是公知的、能实现该功能的其他具体结构,如果还能列举出多种现有技术中的其他具体结构,而且本发明的改进之处主要在于该功能性的技术特征与其他技术特征之间的关系,就可以此为证据在意见陈述书中给予说明,尽量争取一个较宽的保护范围。如果不能举出现有技术中还存在能实现同样功能的其他类似结构(尤其在说明书中只给出一种具体结构时),或者该技术特征能实现的功能就是本发明实际要解决的技术问题,最好对此功能性技术特征作进一步限定,使其与说明书中的具体结构相适应,从而克服权利要求书未以说明书为依据这个实质性缺陷。
(2)权利要求中对某一技术特征采用了上位概念,而在说明书中仅给出少数几个下位概念的实施例或其中少数几种实现方式,从而认为权利要求概括的保护范围过宽。在这种情况下应当考虑本发明在解决技术问题时依靠实施例给出的几种实现方式是否可以得到权利要求上位概括出的实施方式。只有在能够概括的情况下,才可以不修改权利要求,而在意见陈述书中具体说明本发明是如何利用该共性来解决技术问题的。如利用蓝牙、红外、NFC等传输方式都能够实现上位概括后的方式传输。
(3)权利要求中将某一技术特征限定在一个宽的数值范围而说明书中并未给出足够的、与该数值范围相适应的数值点。通常对于一个较宽的数值范围,应当在说明书中给出该数值范围两端值附近和中间部分的数值点。当说明书中仅给出一、二个数值点时,就必须要能说明对本领域技术人员来说该技术特征的数值范围是一个较窄的数值范围,只有在意见陈述中的陈述能使审查员接受此观点时才可以不修改该权利要求,否则应当按照说明书中给出的数值点来重新限定权利要求的保护范围。