专利实用申请中关于客体问题审查意见的答复思路

来源：农化专利网

发布时间：2021-11-10 08:18

简述

一、概述实用新型专利申请文件递交至国家知识产权局后，由国家知识产权局审查员根据《中华人民共和国专利法实施细则》第四十四条的规定，对申请文件进行初步审查，其中涉及到对专利保护客体的核审。

一、概述

实用新型专利申请文件递交至国家知识产权局后，由国家知识产权局审查员根据《中华人民共和国专利法实施细则》第四十四条的规定，对申请文件进行初步审查，其中涉及到对专利保护客体的核审。在审查过程中，当审查员发现该实用新型专利申请文件中存在不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体时，将下发关于客体问题的审查意见。

如果专利申请人未在审查意见规定的期限内解决审查员所指出的客体缺陷，那么专利申请人的该实用新型专利申请将面临着被驳回的风险。因此，专利申请人如何针对该实用新型的客体问题进行有效的答复，成为专利代理人或者其他专利工作者理应思考的问题。

二、实用专利客体问题的相关规定及解析

所谓存在实用专利客体问题，是指实用新型专利申请不符合专利法或者《专利审查指南》关于专利保护客体的相关规定。专利申请人针对实用新型的客体问题进行有效答复的前提是要对实用专利客体问题的相关规定有一定的认知。

专利法第二条第三款对实用新型专利保护客体给出了正面规定，指出实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适用于实用的新的技术方案。该规定指明了实用新型专利保护的对象是经过产业制造，有确定的形状、构造，占据一定空间的实体。

关于技术方案的定义，《专利审查指南》指出，技术方案是对要解决的技术问题所采取的包含有利用了自然规律的技术手段的集合。

国家知识产权局在进行专利申请的核审时，曾给出过这样的解析：主要看方案所作出的贡献实质上是技术层面的贡献还是利用人为规定的准则。如果专利申请方案采用的技术手段是常规技术，目的在于改变商业规则或实现数学运算，则不构成技术方案。

关于技术手段的定义，北京市高级人民法院曾提出这样的观点：技术手段通常是由技术特征来体现的，技术特征是能够相对独立地执行一定的技术功能，并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。

《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节对实用新型专利保护客体给出了反面的规定。该规定指出：如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的技术方案，则不属于实用新型专利保护的客体。

但是以现有技术中已知方法的名称限定产品的形状、构造的，例如以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的，不属于对方法本身提出的技术方案。

三、实用专利客体问题的答复参考思路

根据实用专利客体问题的相关规定及解析，在判断实用新型专利申请的保护对象是否符合客体规定时，要着重考虑专利申请方案中所要解决的技术问题、所改进的技术点以及所要保护的点。

需要注意的是，在判断专利申请方案所要解决的技术问题时，并不能单纯地将专利申请说明书中所记载的技术问题简单地认定为所有权利要求所要解决的技术问题，应当是将权利要求的技术方案相对于对比文件的区别特征而言所要解决的技术问题，作为该项权利要求的技术方案实际要解决的技术问题。对所改进的技术点分析，可以从权利要求的技术方案相对于对比文件的区别特征所能达到的效果（功能）考虑。

下面谈谈实用专利客体问题的几个答复参考思路：

（1）以实用新型专利申请中所解决的技术问题作为切入点。论述该实用新型专利申请所限定的技术方案为硬件结构的结合，所述硬件结构的结合是解决实际技术问题的关键，使得该实用新型专利申请符合专利法第二条第三款的规定。

（2）对于涉及到计算机程序的实用申请，强调实用新型专利申请方案的技术本质为具有一定功能的硬件。其中技术方案中的技术特征为被功能性限定的技术特征，该功能是现有技术，该技术方案对于实现该功能的编程方法并不限定，因此所述的实用新型专利申请技术方案中没有包含计算机程序特征。

（3）对于涉及到计算机程序的实用申请，强调虽然实用新型专利申请的技术方案涉及到计算机程序（方法），但所涉及的计算机程序（方法）并未进行改进，且不是该技术方案的保护点。其中，答复思路（1）和答复思路（2）主要是从所述的正面规定的角度进行出发，答复思路（3）则主要是从所述的反面规定的角度进行出发。

以实用新型专利申请“一种用于变电站的改扩建及检修设备的离线测试系统”（专利申请号：2017201396236）审查意见的答复实例说明专利保护客体问题的答复思路。

该实用新型专利申请基于的技术背景如下：目前在相关技术中，智能变电站在改扩建及检修前，智能设备的离线测试只能进行比较简单的基于SCD文件的测试。若要构建真实的变电站现场环境，需要各种厂家、类型及型号的设备搭建测试系统，在变电站投运后的实验室环境下很难具备这样的条件。

因此，急需设计一个用于变电站的改扩建及检修设备的离线测试系统，完成对改扩建及检修设备的离线测试。可见，该实用新型专利申请的目的在于保证测试环境与实际环境的一致性，从而不需要各种厂家、类型及型号的设备搭建测试系统，以减少人力和物力的消耗。

该专利申请的权利要求1为“一种用于变电站的改扩建及检修设备的离线测试系统，其特征是包括离线测试平台、虚拟机和交换机，所述改扩建及检修设备通过交换机与离线测试平台连接通信；所述离线测试平台设有用于对改扩建及检修设备进行网络测试及功能测试的离线测试软件，所述虚拟机虚拟出改扩建及检修设备的关联设备以及改扩建及检修设备所对应的变电站网络环境，从而为离线测试平台提供离线测试软件的运行环境。

”针对该权利要求1的技术方案，审查员在第一次审查意见通知书中指出，权利要求1所要求保护的是一种用于变电站的改扩建及检修设备的离线测试系统，其所要解决的技术问题是保证了测试环境与实际环境的一致性，不需要各种厂家、类型及型号的设备搭建测试系统，其中离线测试软件涉及计算机程序，解决该技术问题需要该计算机程序，并且结合说明书的记载可知，该技术方案的改进点在于计算机程序，即实质上包含对方法本身的改进，因而不属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

对该审查意见进行分析可知，审查员与专利申请人在该实用新型专利申请的技术方案改进点是否包含对方法本身的改进上存在争议。

鉴于上述的答复参考思路，我们可以从专利保护客体的正面和反面两方面规定对此进行论述，其中主要以答复思路（1）和答复思路（3）作为主要的答复思路。

参考上述实用专利客体问题的几个答复思路，对该审查意见进行答复的意见陈述书如下：第一，权利要求1所限定的技术方案为“硬件的结合”，不涉及对方法本身的改进，符合专利法第二条第三款对实用新型授权客体的规定。本实用新型在背景技术中记载的技术问题为“改扩建及检修前，智能设备的离线测试目前只能进行比较简单的基于SCD文件的测试，要构建真实的变电站现场环境，则需要各种厂家、类型及型号的设备搭建测试系统，在变电站投运后的实验室环境下很难具备这样的条件。”

若要解决该问题，本申请的离线测试平台、虚拟机和交换机，以及三者之间的连接关系是本实用新型技术方案要解决问题的关键，缺少任何一个技术特征都不能解决上述技术问题。

因此，权利要求1所要保护的系统是通过离线测试平台、虚拟机和交换机这3个硬件的结合所提出的新的技术方案，符合专利法第二条第三款的规定，即实用新型指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适用于实用的新的技术方案。

第二，诚然，申请人承认，离线测试软件需要用到计算机程序，但是，申请人要强调的是，本实用新型并不限定任何一种编程思路，离线测试平台实质为具有对改扩建及检修设备进行网络测试及功能测试功能的硬件，采用离线测试软件对改扩建及检修设备进行网络测试及功能测试是本领域技术人员熟悉且成熟的应用，属于现有技术；而本申请的背景技术的记载“智能设备的离线测试目前只能进行比较简单的基于SCD文件的测试”对此也有披露，申请人对此并没有进行任何改进，其也不是本实用新型所要保护的点。

《专利审查指南》规定，如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对思路本身提出的技术方案，则不属于实用新型专利保护的客体，因此可以得出以下结论。

（1）如果权利要求中包含形状、构造特征，又包括思路特征，但该思路特征对现有已知的思路本身并未作出改进，则该权利要求属于实用新型的保护客体。

（2）本申请权利要求1所限定的技术方案中，离线测试软件虽然涉及计算机程序，但其为已知的思路；本申请的权利要求1的技术方案并没有对已有思路进行改进，因此属于实用新型保护的客体。

我们在此分析该意见陈述书内容的逻辑。首先，该答复意见从答复思路（1）即正面思路出发，强调技术方案属于硬件的结合，以让审查员明了本申请权利要求1的技术方案的结构是解决技术问题的关键。再者，对于本申请所涉及到的计算机程序，该答复意见从答复思路（3），即反面思路出发，强调技术方案所涉及的计算机程序是现有的，并未进行任何改进，以让审查员明晰本申请的技术方案包含形状、构造特征，但是并不包含对方法本身提出的技术方案。

按照上述实用专利客体问题的几个答复参考思路，实用新型专利申请“一种用于变电站的改扩建及检修设备的离线测试系统”的审查意见答复意见被专利局审查员接受，该实用新型专利申请得以授权。

来源：软唐知产