我国专利法允许申请人对于同样的发明创造同日申请发明专利和实用新型专利,也就是我们常说的“双报”(或“双申”) 。双报同时兼具发明和实用新型的优点,不仅可以获得更完善的保护,而且还有助于完成KPI。因此,多数申请人都会选择双报。

然而,法律实践在不断变化。结合当前实践,在考虑是否双报时,务必关注以下五个方面的风险,谨慎决策。自2019年始,传言双报的案件中发明会延迟4年审查。实践也显然如此。未双报的发明,虽然有的慢,有的快,但在进入实质审查后,1年左右审查意见就来了。而双报的发明在进入实质审查程序后,2-3年过去了,一直毫无动静。在2021年8月,国家知识产权局发布的《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》中加了一段关于双报中发明延迟审查的规定,更是表明了传言非虚。不管该段规定会不会最终被采纳,双报导致发明延期审查的事实已然铁板钉钉。


一,尽量不要双报,只适合报实用新型就只报实用新型。第二,如果非得双报,那么在发明审查过程中尤其要注重积极争辩,不能束手就擒,乖乖放弃,发明能授权最好,即使不能授权,也要力争驳回是基于更多的现有技术证据或者与专利并非同一领域的现有技术证据。

实践中,有些申请人在实用新型授权并利用完毕之后,不再缴纳年费,导致实用新型专利失效,则后续无法通过放弃实用新型来保留发明,只能修改发明权利要求范围。因此,我们建议:在双报时,务必想清楚后续的目标(只要一个专利,还是两个都要),并根据目标选择相应的申请文件撰写策略和匹配相应的程序。5. 双报案件可能具有更高的几率涉嫌“非正常申请”国家知识产权局对于“非正常申请”的打击力度空前之大并且可能会变成常态。根据历史数据来看,实用新型涉嫌非正常几率大于发明,双报的案件涉嫌非正常的概率高于非双报的案件(不管专利本身的质量如何)。对于双报案件,如果真的涉嫌非正常,则通常是其中的一个,不会两个都涉嫌。如果排查到这一组专利时,实用新型已经在审查中或者已授权,那么发明大概率就会成为涉嫌非正常的那件;如果此时发明和实用新型都还没开始审查,那么实用新型大概率就会成为涉嫌非正常的那件。无论哪件涉嫌非正常,都会打乱原本的规划,特别是更为重要的发明被列入涉嫌名单时,就需要做出痛苦的抉择。因为,涉嫌非正常,就意味着,大概率你必须得主动撤回这个案件;或者你也可以抗住各种压力去申诉,但过程相对比较漫长(可能超乎想象),需要有足够耐心。
来源:创元IP视界