在发明专利申请的授权阶段,通常会收到新颖性和/或创造性的审查意见。
为了克服新颖性和/或创造性的意见,申请人在答复审查意见的过程中,常常会对独立权利要求进行修改,增加或限定新的技术特征,以使发明专利申请相对于现有技术具备实质性特点和显著进步。
另外,申请人在提交分案申请时,有时会重新撰写一套或几套权利要求以覆盖母案专利未能覆盖的保护范围。
无论答复新颖性和/或创造性时作出的修改还是提交分案申请时重新撰写的权利要求,所做的修改和重新撰写都应符合《专利法》第三十三条规定,即修改不超出原始公开的范围。
但是由于不同的审查员对技术理解的不同以及对修改超范围把握尺度的不同,会使得最终授权的专利因超范围问题而使专利权不稳定。
而且通常由于独立权利要求因修改超范围问题而被无效掉,最终导致全部权利要求被无效。
专利无效制度是对已经授权但不符合授权条件的专利权予以宣告无效的制度,其中修改超范围也是专利无效宣告理由中的一种。
根据IPR Daily发布的2020年中国专利无效决定统计分析,其中283件被全部无效的发明专利的法律依据,修改超范围以及分案修改超范围合计有9件。
根据IPR Daily发布的2021年中国专利无效决定统计分析,其中341件被全部无效的发明专利的法律依据,修改超范围以及分案修改超范围合计有13件。
而且在这两年的统计数据中,以“修改超范围”为无效理由的案件数仅排在不具有创造性的理由之后。
可见,一件专利如果存在修改超范围的风险,其被全部无效掉的可能性也是非常高的。
然而,在无效程序中,修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求的删除、技术方案的删除、在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征、明显错误的修正。
因此,无效程序中专利权人无法通过修改或删除被认为超范围的技术特征来克服修改超范围的问题,除非该超范围的技术特征属于并列技术方案中之一。
这样,修改超范围问题就成了授权专利的硬伤,一旦出现独立权利要求的修改超范围问题,则可能导致全部权利要求将被无效掉,这也是以“修改超范围”为无效理由的案件数仅排在不具有创造性的无效理由之后的原因。
关于修改超范围的法律依据,中国专利法第33条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
中国专利法实施细则第43条第1款规定:分案申请可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。
根据中国专利法第33条的规定和中国专利法实施细则第43条第1款的规定,对于普通专利申请文件,判断对专利申请的申请文件的修改是否超范围的比对基础是原始申请文件本身。对于分案申请文件,同样以母案的原始申请文件作为比对基础。
以上仅是笔者的一点粗浅认识,以期为申请人对于申请文件的修改和提出分案申请的权利要求的撰写提出一点建议,如果文中有任何不妥请各位同仁不吝指出和指导。