

四、能够实施要求在专利布局、无效和侵权诉讼中的运用和国际保护协调
第一,国内企业至欧美等地布局海外专利的重要性已经不言而喻。国内企业通常采用的做法是,由国内专利代理师撰写专利申请文件,先在国内提出专利申请,然后在尽可能少地作实质性改动的情况下通过PCT等途径去欧美等地提出专利申请。这样做的好处是大部分专利申请事务由国内专利代理师完成,国际专利布局成本低,且沟通效率高。
但面对的问题也是明显的。各国专利申请审查或无效标准不尽一致。如本文所述,就能够实施要求而言,中美两国就能够实施内涵、判断标准以及考量因素存在差异。在国际专利布局中需要重视这种差异,以免符合中国要求,但不符合美国要求。这对协助国内企业进行专利国际布局的代理师提出了更高的职业素养要求,不但要熟悉国内的审查标准和撰写规范,还要了解欧美的审查标准和撰写规范,并采取一种有利于在多个国家均能获得最大保护范围的撰写方式来撰写专利申请文件。
第二,美国司法实践中积累的关于能够实施的判断标准和考量因素可以为国内专利无效提供借鉴。虽然中国能够实现与美国能够实施存在前述不同之处,但我国专利法中的能够实现要求应当具有在商业实践中制造或使用专利产品和专利方法的内涵。说明书不但需要记载权利要求所保护的技术方案,还要充分披露具体实施权利要求所保护的技术方案必不可少的具体技术手段。同时,本领域技术人员在基于说明书披露内容基础上具体实施技术方案时,不应当付出“过度劳动”,否则在专利保护期满后,社会公众与专利权利并不处于同一起跑线上,不符合公开换保护的基本原则。美国司法判例为我国专利权人或无效请求人在专利无效案件的理由阐述和争辩提供了更为广阔的思路。
第三,在专利侵权判断环节,通常情况下权利要求保护范围可以涵盖说明书未文字记载的实施例,但需要一个合理的客观界限,以免不当扩大保护范围。当被控侵权产品与说明书记载的实施例有区别时,容易产生争议的问题是,通过权利要求解释能否将被控侵权产品纳入保护范围。本文认为,在专利权形成过程中,说明书文字记载的以及教导出的实施例应当满足能够实施要求,否则不能作为权利要求抽象概括的对象。在侵权判断中,作为权利要求可以控制的实施例,也应当是满足能够实施的实施例,否则其不是权利要求抽象概括的对象,更不能作为权利要求控制的对象。典型案例是Phillips案,权利要求仅仅使用了“挡板”一词,没有对“挡板”的设置方向进行限定,说明书的各个实施例中“挡板”以各种倾斜于墙壁的角度设置在墙壁内,被控侵权产品中“挡板”以垂直于墙壁的角度设置。联邦巡回上诉法院认为,本领域技术人员不会将涉案专利披露的内容和权利要求解释为:从墙面一侧向内伸出的结构物只有在与墙面形成锐角或者钝角的情况下,才是一个“挡板”,如果放置成直角,就不是一个“挡板”。
可以看出,法院的认定逻辑是,非90度设置的实施方式虽然没有记载的说明书中,但该实施方式是本领域技术人员根据说明书的记载可以合理预期的明显变形方式,且可以获得说明书预期技术效果,因而被权利要求涵盖。此时该实施方式符合能够实施要求的实施例。因此,能够实施要求可以作为检验权利要求解释和侵权判断合理性的工具。