三、先用权抗辩适用核心要件的理解

根据我国立法和实践，先用权抗辩适用的核心要件包括“制造、使用”“必要准备”“原有范围”“相同产品或方法”，本文以下将逐一进行分析。

（一）“制造、使用”与“实施”专利的关系

要主张先用权抗辩，仅知悉和了解掌握发明技术方案的信息内容是不够的，在先使用人必须在申请日前已经将同样的发明投入了商业使用或为此做好了必要准备。通常来说，“商业使用”或“使用”行为并不难理解。

例如，美国立法即明确规定，在先使用指“在美国生产制造或以其他商业方式使用”发明的行为，这些行为若无先用权抗辩将构成专利侵权。而所谓专利侵权，是指商业性制造、使用或销售，以及明知而积极引诱或帮助的间接侵权等行为。日本《特许法》第79条规定，“日本国内从事实施发明业务或为实施发明进行业务准备的人，在其实施或准备实施发明的业务目的范围内，有权以非专有普通实施的方式继续实施”；同时根据日本《特许法》第2条（3）款的定义，“实施”行为包括：1）产品（包括计算机程序等）发明的生产、使用、销售等（包括租赁；在产品是计算机程序等的情况下，包括以电子通信线路方式提供）、进出口、许诺销售（包括为销售目的而电子显示等）；2）方法发明的使用；3）使用方法发明所生产的产品之使用、转让、出口或进口、许诺销售。德国《专利法》第12条第（1）款对先用权抗辩的规定是：“专利权的效力不及于在专利申请时已经在国内投入使用的或者已经为投入使用做好了必要准备的发明，该发明的使用人有权为自己经营目的在自己或他人的厂房里继续使用”；该法第9条的规定，“使用”包括：1）制造、提供、使用其专利产品或者将其投放市场；2）为前述目的进口、储存其专利产品，使用其专利方法；3）第三人知道或者依情势应当知道未经专利权人许可不得使用其专利方法但仍提供帮助；4）提供、使用依照专利方法直接获得的产品，或将其投放市场或为前述目的进口、储存依照其专利方法直接获得的产品。

可见，虽然德国立法上采用的“厂房”一词（显然是受早期专利法制定时发明以机械制造为主的影响）可能会引起一定疑惑，但结合立法条款上下文解读可知，在先使用的“使用”所涵盖的行为范围很广，应包括受到专利权控制的所有实施发明的方式，而并不仅限于在“厂房”中的生产制造。事实上，德国司法实践认为，如果在先使用人已生产或准备生产要求保护的发明，则其可实施德国《专利法》第9条所设想的任何行为，包括生产、许诺销售、销售、使用、进口、存储等直接侵权（仅是进口或销售了该发明而没有为生产做任何准备除外）；在特殊情况下，还包括德国《专利法》第10条所指的间接侵权。

与上述国家立法中采用的涵盖行为类型广泛的商业使用、实施、使用等用语不同，我国《专利法》先用权抗辩条款中采用的“制造、使用”，在字面和概念上均有一定差异，因而可能导致困惑。从我国立法中上下文的用语来看，“制造、使用”并不能涵盖专利实施行为的所有方式和类型。

也即，专利的“实施”概念在我国与国外并无不同，应包括《专利法》第11条所列举的“为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”。因此，实践中在判断某一行为是否适用先用权抗辩时，需要对“制造、使用”作扩张理解，使之与《专利法》上的“实施”概念保持一致。

对此，我国的司法解释或指导文件虽然并未作出规定，但有观点认为，“本条规定先用人享有继续制造、使用行为的权利，该含义应当也包含允许先用人处分或使用其制造的产品的意思”。在个案中，法院也指出，在制造商并非被告，但销售商提出合法来源，并就其提交的证据审查后能够认定制造商先用权成立的情况下⋯⋯销售商可以主张制造商享有的先用权。

本文认为，在先使用作为对抗侵权指控的抗辩事由，理论上应适用于所有可以构成专利侵权的实施行为。我国《专利法》虽然采用了“制造专利产品、使用专利方法”的表述，但在理解适用上应当与专利的“实施”行为一致，即还包括对生产制造出的相应产品的后续使用、销售、许诺销售，否则在先使用人的经济利益无从实现。

同时，“制造、使用”不应仅限于自行研发者在申请日前自己亲自实施的在先使用行为，还应包括第三人依合同合法接受其委托的制造、销售的行为，即通过合法途径对产品进行销售、符合商业惯例的日常行为，在“善意”的基础上也可适用先用权抗辩。需要指出，虽然我国立法未指明在先实施发明的行为应当发生在国内，但考虑到专利权的地域性，并参照域外的立法和实践，先用权抗辩适用的实施行为，不包括在境外生产制造后“进口”到国内的情形。

（二）为实施做好“必要准备”的证明

在各国的专利立法和实践中，先用权抗辩一般都要求在先使用人已经实施发明或为实施做好了“必要准备”。其中，后者的相应表述包括“必要的准备工作”“必要的准备”“认真和有效的准备”“切实和认真的准备”“大量和认真的准备”“实质性的准备”“必要的安排”“实际的准备”及“必需的准备”“已采取明确步骤（合同或其他方式）”等。

值得关注的是，美国未将“必要准备”作为先用权抗辩的要件，而是要求在先使用人应已将发明投入商业使用一年以上。这与美国《专利法》上的宽限期相关，即既然专利申请人在申请日前一年内的公开行为不丧失新颖性，那就应避免他人在这一年内模仿已公开的专利并主张先用权抗辩的情形发生。

应该说，美国对在先使用行为仅承认“商业使用”，不包括为此作“必要准备”，这一规定对先用权抗辩的适用设置了严格的条件。而且，美国法院在民事诉讼中向来要求证据“清晰可信”或有“高度盖然性”，举证失败风险大，因此实践中少有先用权抗辩的案例发生。另外，在立法上规定了在先使用包括为发明的实施做好“必要准备”的国家，一般都会在司法实践中要求被控侵权人提交能表明其有将发明用于商业活动的真实意图或进行了认真有效准备的证据。例如，将该发明投入实施的业务计划、用于发明实施的“厂房”等设施装备、流水线的设计及建立、原材料的准备等。

不过，在具体的证明责任上，不同国家要求有一定差异。例如，德国法院认为，仅仅制造不可销售或仍有待测试的样品或模型、未作出明确的商业使用决策并开始为此进行认真准备的，不属于为使用该发明做出了必要准备。而日本法院认为，如果即将实施发明的意图能以客观上可识别的方式和程度表达，则即使尚未进入实施的阶段，也满足为实施发明进行业务准备的要件。在“步行梁式加热炉事件”中，日本最高法院认为，在先使用的效力范围，不限于在发明专利申请日（或优先权主张日）前使用权人实际实施或准备实施的形式，也包括有所变更但仍在发明同一技术思想范围的实施形式，被告提交的报价单中记录了将要采用的步行梁式加热炉的具体结构并要求分包商提供报价以便为订单做准备。这些证据在客观上确认了其即将实施的意图，构成业务准备。

在我国司法实践中，被认为已经做好制造、使用必要准备的情形包括：1）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；2）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。这些条件是对长期司法经验的总结，即通过实施发明所必需的主要技术图纸、设备材料等客观证据，来证明将发明用于商业活动的意图是否真实和准备是否认真有效。已有案例表明，在被控侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件的图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经为生产被诉侵权产品做好了必要准备，即先用权抗辩成立。

应该说，我国法院对“必要准备”主要依靠客观上可被认定的事实来判定，而这有赖于被告的充分举证。例如，已经进行了相当程度的投资，已完成了实施发明的具体生产流程设计方案或图纸，已经制造或购买了实施发明所需的必要设备、模具、原材料，以及已经生产制造了已投放或即将投放市场的产品等。可见，相对于“日本法院依据报价单中记录的结构图和报价要求来裁判”而言，我国和德国法院对“必要准备”的举证责任要求更高。也即，对“必要准备”不仅要求证明主观上具有即将实施的意图，而且在客观上也必须证明已完成了实施发明所必须的准备。

例如，在前述“防火隔热卷帘”案中，我国法院采信了被告提交的研发设计的可行性报告等系列文件，以及会议纪要、证人证言、原材料准备证明等证据，认定构成自行研发和为实施做好了必要准备；而在“驻车加热器”案中，因采购合同和物流单等资料存在无盖章签字、显示的商品名称与被诉侵权产品名称不完全对应、生产日期和信息标签有误差等瑕疵，法院认为被告不能证明“必要准备”，先用权抗辩不成立。不过，和德国一样，我国已有司法经验多指向传统（机械）制造业中的产品或工艺流程发明。如果不涉及厂房中有形产品的生产制造，则该如何判定是否做好必要准备？对此，日本在立法上明确将“计算机程序”纳入“产品”范畴，并规定这类虚拟产品相关发明的实施方式包括“在线提供”和“展示”。这一立法经验可供在将来发生涉及计算机程序的方法流程发明纠纷时参考。

（三）在“原有范围”继续实施的理解

先用权抗辩的法律效果是被控侵权人可以依法继续免费实施专利，因此其适用范围的划定与专利权人利益攸关。对此，各国在立法上的表述和态度大同小异。很多国家都在立法中明确在先使用人只能在“原有范围”继续实施或“以之前的形式和条件”继续免费使用，不允许其随意扩大范围。但也有些国家采取比较通融、模糊而允许一定扩张的表述（例如，日本《特许法》第79条中的“在实施或准备实施的发明和业务目的范围内，有权以非专有普通实施的方式继续实施”，以及北欧国家的“保留”或“保持”在先使用一般特征的继续使用等）。

从日本立法可以看出，实践中允许在先使用人以“非专有普通实施的方式”继续实施，而只要在“业务目的范围内”即可，并不拘泥于与原来完全一致的方式。为进一步归纳先用权抗辩适用时的考虑因素以减少不确定性，日本特许厅专门于2006年发布了“先用权制度指南”（事例集）。该指南后于2016年发布第2版，并分别于2019年和2022年修订，内容包括先用权制度概述、先用权的范围澄清及示例、先用权的证明、关于先用权的主要法院判决等，为那些采取技术秘密方式实施发明的先用权人提供了战略防御参考，也在细节上提供了具体证明手段的示例（如采用时间戳来留存相关材料）。德国《专利法》第12条虽未对在先使用的范围或规模作出限制，但实践中法院关于先用权适用范围的解释相对较为谨慎。

例如，德国联邦最高法院认为，如果对在先使用设备的利用超出了在先使用范围、干扰了获得专利发明的主题，则在先使用人不得进一步利用该设备；对在先用权的理解不能过于狭隘以导致无法合理地利用它，但也必须考虑到专利的技术启示可能包括数量或质量上的备选方案，如果在先使用人仅能证明使用了其中某些备选方案，则不一定能使用所有备选方案从而损害专利权人的合法利益。美国《专利法》第273条规定，在不侵害专利权的前提下先用权可以延伸到数量、规模的改变和技术的改进。这一规定与德国法院的解释类似，但实践中美国对此缺少判例。

我国《专利法》第75条要求在先使用人“仅在原有范围内继续制造、使用”。对此，用于指导法律适用的司法解释进一步阐明了“原有范围”，即“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”。从这一规定看，我国司法界既往对先用权抗辩的“原有范围”要件理解的关键词是“生产规模”。但是，司法解释并没有进一步说明什么是“生产规模”。在实践案例中，法院对“生产规模”的解释比较灵活，态度趋向于宽松，主要体现在以下两个方面。

其一，“生产规模”用词显示出基于有形产品生产制造的量化标准。这一标准与长期以来我国积累的先用权抗辩案例主要涉及制造业的设备、产品、工艺流程相关，也反映出这些实际案件主要涉及新产品发明专利和实用新型专利。

有观点指出，“量化标准”与先用权制度法律精神相悖，只要是在先使用人本人在原有的产业领域内使用即可。这一观点强调适用目的，类似日本立法上的“在其实施或准备实施发明的业务目的范围内”，有利于解决实践中在先使用范围的界定问题。从近些年来我国关于先用权抗辩适用的情况看，法院在“原有范围”判定时对“生产规模”的解释也较为灵活。

例如，涉案专利是一种控制浴霸产品使用的遥控器，在被告证明了在专利申请日前已经生产销售浴霸、遥控器是搭配浴霸产品型号委托他人定制的情况下，法院根据申请日前被告建成投产的流水线的浴霸产量，认定被告委托他人定制的遥控器之生产规模没有超出原有范围。在“条形音箱案”中，法院认为先用权抗辩中“原有范围”的证明标准不宜过高，该认定往往涉及过去某一时点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况，应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任；在被诉侵权人已经尽力举证、提交的证据能相互印证形成证据链并初步证明其所主张的原有范围具有合理性且专利权利人没有提供充分反证予以推翻的情况下，可以认定被告未扩大生产规模、系在原有范围内实施。

其二，我国《专利法》第75条要求在先使用人必须在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法，或为此做好了必要准备，但不论是立法还是司法解释，都没有对什么是“相同”产品或方法作出进一步说明。

通常，世界各国在司法实践中会采用专利侵权判定的等同理论，以保持法律适用的弹性、加强对专利权的保护，适应纠纷发生时技术发展的态势，我国也在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中明确了“手段、功能、效果”的相同或等同构成侵权。因此，尽管我国对于先用权抗辩制度的立法和司法解释都未对“相同产品”和“相同方法”作出规定，但从体系化角度阐释，先用权抗辩判定也应同样适用等同原则。

换言之，在理解先用权抗辩要件的“原有范围”时，应将有“相同”和“等同”技术特征的情形纳入。例如，在“电石连续出炉传输系统”案中，被告主张其电石出炉传输系统具有内轨与外轨两条轨道，与涉案专利的链式系统设计构成区别，但法院认为涉案专利并未对链式传输系统的轨道数目作出限定，故被告关于被诉侵权产品技术方案未落入涉案专利权保护范围的主张不成立；但被告的电石出炉传输系统是按照申请日前获得的技术许可协议和采购合同随附的设计图纸生产制造的⋯⋯符合专利法规定的仅在原有范围内继续使用。