笔者结合在商业秘密案件中被告方的代理经验,梳理主要的抗辩思路有以下几点:
(一)原告主张的商业秘密为公众所知悉
根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(2020年)第三条规定:权利人请求保护的信息在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的,人民法院应当认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的不为公众所知悉。
在实务中,律师代理被告至少可以从以下两个抗辩思路入手,准备证据材料:
第一,通过专利或非专利文献检索和比对,证明原告主张的商业秘密已经公开披露,是所属领域相关人员普遍知悉的。在专利检索方面:和专利侵权检索(比如FTO项目)、专利无效检索相比,笔者认为商业秘密的公知性检索更具针对性,一般来说可以先聚焦检索专利申请人是市面上生产或销售涉案产品的企业;在非专利性文件检索方面:也可以聚焦这些相同产品或竞品企业相关的新闻报道、公开的报告、展览、出版的文章等。在准备证据材料时,被告代理律师可以制作对照表,表格至少包括原告主张的密点、检索到的文件、被公开的技术信息等内容。通过检索到的文件和比对结果,向法庭有理有据地提出抗辩理由。
第二,通过简单观察、简单测量获得产品尺寸、产品连接方式等信息。一般来说,产品的尺寸信息是很难通过检索专利及非专利文献找到抗辩证据,因此可以通过简单观察、简单测量来抗辩原告主张的尺寸信息是所属领域的相关人员容易获得的。
(二)原告未采取合理的保密措施
“保密措施”一般是指权利人为防止信息泄漏所采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施,通常应当根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素,认定权利人是否采取了相应保密措施。
在实务中,原告可以通过提交公司文件控制程序、记录控制程序等管理性文件;对公司重要文件、设备的管理;与员工的劳动合同有保密条款;对职工多次进行保密宣传、教育和培训;由专人对文件的发放、回收进行管理和控制等作为证据,表明原告具有保密意愿且采取了保密措施。
被告可以从保密措施起到的保护力度,保密措施约束的主体,保密措施与商业秘密的价值是否匹配,保密措施与密点载体的性质是否匹配等方面入手,进行抗辩。
在“GTR-7001气体透过率测试仪”商业秘密案中,最高法裁判观点指出:
技术秘密的载体为市场流通产品的,因该产品在物理上脱离权利人的控制,故权利人采取的内部保密措施不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。此种情形下,权利人采取的外部保密措施应能对抗不特定第三人通过反向工程获知该技术秘密。权利人在产品上贴附标签对技术秘密作出单方面声明并禁止他人拆解的,因不能对抗他人对该产品的所有权,故该措施不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。
——(2020)最高法知民终538号
(三)案涉侵权信息与原告主张的商业秘密不具备“同一性”
在司法审判程序中,对于商业秘密侵权行为采用“接触+相同或实质相同-合理来源”的认定原则。在权利人已证明被诉侵权人利用的信息与其商业秘密相同或实质相同且被诉侵权人实际接触或具有接触商业秘密的机会、渠道的情况下,可以初步认定被诉侵权人采取不正当手段获取商业秘密的事实成立。
因此在该侵权认定原则下,被告可以主张案涉侵权信息与原告主张的商业秘密不同来进行抗辩,笔者认为如果只是单纯列举单个密点的不同点及其数量,并不能达到很好的抗辩效果,而是应当从整体出发,充分说明不同点在原告主张的商业秘密中的地位、功能、重要程度,从而实现论证案涉侵权信息与原告主张的商业秘密不相同,且不构成实质相同的抗辩效果。
(四)案涉侵权信息是被告通过合法手段获得
前面说到商业秘密侵权判定采用“接触+相同或实质相同-合理来源”原则,也就是说被诉侵权人可以通过合理来源来抗辩,但以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子入侵等不正当手段获取商业秘密的被诉侵权人除外。
商业秘密不同于专利权,权利人对其主张的商业秘密不具有独占性,如果其他企业通过合法手段获得被诉侵权信息则不属于侵犯商业秘密行为。在实务中,被诉侵权人主张合法来源主要包括自主研发、反向工程、公开渠道获得信息、合法受让、被许可获得信息、客户基于个人信赖而选择个人交易等途径。
被诉侵权人主张其利用的信息具有正当来源的,则应当承担证明责任。举例来说,如果被告想证明自己是通过自主研发获得被诉侵权信息,可以通过提交研发人员在职证明、设备照片、工作日志、研发记录等证据,形成完整的证据链来进行合理来源抗辩。