首先,对于已提出的欧洲专利申请(例如PCT国际申请的国家阶段),申请人会收到主动修改的通知书(Communication pursuant to Rules 161 and 162)。对于该通知书,申请人可以按照需求对申请文件进行主动修改。如果申请人认为不需要对申请文件进行修改,则可以提交立即启动检索程序的请求。需要注意的是,申请人可以预先放弃上述主动修改的机会,从而在一定程度上加快欧洲专利申请的审查流程。
当然,对于以PCT方式进入欧洲的专利申请,部分申请人会参考国际检索单位的书面意见给出的结论,对权利要求进行缩限式修改。但是,通常不建议申请人进行上述操作。因为欧洲专利局的审查员会在检索阶段对申请文件进行重新检索,其通常采用的对比文件不会与国际检索单位的书面意见给出的对比文件完全一致。如果申请人在欧洲专利局的审查员进行检索前就主动缩小了范围,则会直接影响最终授权的专利申请文件的保护范围。因此,建议申请人等到欧洲专利局的审查员进行检索后,再考虑是否对权利要求书的保护范围作出相应的修改。
如上所述,当主动修改时机结束后,欧洲专利局的审查员会对申请文件进行检索,而后再进入实质审查阶段。不论是检索阶段还是实质审查阶段,审查员均会下发对应的通知书,且申请人需要有针对性地对通知书中的内容进行答复,以克服申请文件存在的缺陷。
在检索阶段,欧洲专利局通常会发出补充检索报告,报告中会指出专利申请文件存在的实质性缺陷或形式缺陷。仅有部分申请文件不会被指出上述缺陷,但仍然会收到补充检索报告,报告中会指出并未发现相关缺陷,若进一步检索后发现相关缺陷,则会再指出。此时,申请人也需要答复其是否需要继续进入实质审查阶段,或确认是否继续进行实审。
需要指出的是,不论是补充检索报告还是实审阶段正式发出的审查意见通知书中,审查员的评判标准都是一致的。因此,完全可以将补充检索报告认为是“第一次审查意见通知书”,从而有效地利用每一次答复机会。
补充检索报告中常见的法律条款和答复建议
Article 84 EPC(不清楚条款)
下面总结了几种常见的有关不清楚条款的问题。
第一种,权利要求的表述不清楚,导致方案无法理解。
答复建议 :此时,申请人需要结合说明书中的记载以及附图,明确权利要求是否存在表述错误的问题,通过调整表达方式或修改技术术语,更加清楚地限定权利要求的范围,从而克服不清楚的问题。
第二种,技术特征的用词本身含义不清、技术特征采用功能性名词、仅在权利要求中定义几个功能性技术特征之间的连接关系或者位置关系,而导致根据权利要求的记载,根本无法明确其如何实现技术效果。
答复建议 :此时,申请人同样需要结合说明书中的记载以及附图,明确权利要求记载的技术方案以及技术特征的含义。对于用词本身含义不清的技术特征,通过修改为其他更为清楚的词语,可以克服不清楚的问题 ;而对于技术特征采用功能性名词进行限定的情况,可以通过进一步限定该技术特征的具体结构,使用其下位概念而对该功能性进行解释,从而克服不清楚的问题;同样地,对于仅简单地记载几个功能性技术特征之间的连接关系或者位置关系而导致权利要求不清楚的问题,同样可以通过进一步增加对技术方案的限定,克服不清楚的问题。
第三种,权利要求中若记载有环境技术特征,可能会导致不清楚的问题。
审查员可能会因权利要求中记载的环境技术特征与保护主题中包含的技术特征之间存在连接关系或作用关系,而认为权利要求存在不清楚的问题。此时,审查员不清楚当前的保护主题是否同时包括该环境技术特征。
答复建议:通过修改表达方式以明确哪些特征是环境技术特征,通常采用“be configured to”的表达方式引出环境技术特征,从而克服不清楚的问题。
第四种,权利要求的记载与说明书或者附图的记载不一致导致不清楚的问题。
答复建议:此时,申请人需要结合说明书中的记载以及附图,明确权利要求的记载是否存在不清楚的问题。如果没有问题,则建议参考说明书和附图与权利要求的关系进行解释说明 ;如果存在问题,建议及时修改权利要求的内容,克服不清楚的问题。
第五种,权利要求中冠词“a/an”和“the”的问题。
需要注意的是,对于权利要求中首次出现的可数的技术特征,要使用冠词“a/an”;如果其引用的在先权利要求中并未出现该技术特征,而该技术特征首次出现时使用了冠词“the”,就会因缺乏引用基础而导致不清楚的问题。
答复建议 :根据情况,调整使用的冠词,从而克服不清楚的问题。
第六种,援引加入部分的最后一句话“在此将其全文引入作为参考”导致的不清楚的问题。
答复建议 :删除援引加入部分的最后一句话“在此将其全文引入作为参考”。
Article 54(1) (2) EPC(新颖性条款)
在检索阶段,审查员通常会给出一篇对比文件作为最接近的现有技术,来评价本申请的新颖性问题,并写明本申请的权利要求的技术方案相对于该接近的对比文件是否有区别,通过技术特征对比的方式,说明本申请的权利要求的技术方案是如何被对比文件公开的。
答复建议 :申请人应针对审查员给出的特征对比,详细考虑缺乏新颖性的意见是否合理。若补充检索报告中仅给出较为宽泛的理由,而没有进行详细的特征对比,申请人应主动根据对比文件公开的内容,重新审视本申请的权利要求的技术方案与对比文件存在的实质性区别。无论是参考补充检索报告中的特征比对还是申请人自己做出的特征比对,申请人均可以根据比对的结果,考虑是采用“修改权利要求+基于修改后的权利要求进行争辩”的方式还是采用“基于原有的权利要求进行争辩”的方式进行关于新颖性的答复。
需要注意的是,在进行特征比对和特征争辩时,需要充分理解审查意见的含义。审查意见中对权利要求中的名词特征的理解通常较为宽泛,例如,对于特征“智能手机”,审查意见通常会理解成“终端”,虽然申请人可以争辩对比文件中的终端不是“智能的”,但若仅基于该区别点进行争辩,通常较难说服审查员。
Article 56 EPC(创造性条款)
在检索阶段,审查员通常会给出一篇对比文件作为最接近的现有技术,并结合该对比文件与其他对比文件或公知常识来评价本申请的创造性问题。其中,补充检索报告中通常会指出本申请的权利要求相对于最接近的对比文件的区别技术特征,并进一步针对上述区别技术特征给出审查意见,说明这些区别技术特征被其他对比文件公开,或属于本领域的公知常识。
答复建议 :申请人应针对审查员给出的特征对比,详细考虑缺乏创造性的意见是否合理。若补充检索报告中仅给出较为宽泛的理由,而没有进行详细的特征对比,申请人应主动根据对比文件公开的内容,比对引用的对比文件中的特征与本申请的权利要求中的特征 ;在比对的过程中,需要比对文件之间的特征是否具有结合启示。无论是参考补充检索报告中的特征比对还是申请人自己做出的特征比对,申请人均可以根据比对的结果,考虑是采用“修改权利要求+基于修改后的权利要求进行争辩”的方式还是采用“基于原有的权利要求进行争辩”的方式进行关于创造性的答复。
需要注意的是,在进行特征比对和特征争辩时,应充分理解审查意见的含义。审查意见中对权利要求中的名词特征的理解通常较为宽泛,例如,对于特征“智能手机”,审查意见通常会理解成“终端”。虽然申请人可以争辩对比文件中的终端不是“智能的”,但若仅基于该区别点进行争辩,通常较难说服审查员。
另外,对于权利要求的修改,通常可以采用的修改方式包括:其一,补入审查员并未详细评述的从属权利要求中的全部或部分技术特征;其二,补入说明书中记载的技术特征。在对权利要求进行修改之后,还需要指出修改后的权利要求所要解决的技术问题、实现的技术效果,以及其与引用的对比文件之间的区别。必要时,可以提供参考附图,以便直观地进行特征对比。
Article 123(2)EPC(超范围条款)
为了避免不清楚的问题或者克服新颖性和创造性的缺陷,申请人通常会对申请文件进行修改,修改的内容包括但不限于对权利要求、附图、说明书内容的修改等。但是不论何种修改,都要避免修改超范围的问题。下面通过两个案例进行说明。
案例一 :为了避免不清楚的问题,申请人会对权利要求中的and/or方案进行拆分。但需要提醒申请人的是,在进行技术方案的拆分时,除了要避免遗漏技术方案,还要考虑引用该权利要求的从属权利要求与其所构成的技术方案在原始申请文件中是否有记载。
建议如果and/or的存在不会对技术方案的理解造成困扰,则无需在进入国家阶段时对申请文件进行修改,待审查员在补充检索报告中提出存在不清楚的问题时,再进行答复和修改即可。
答复建议 :通常,对于由修改导致的超范围问题,申请人通过放弃修改、退回原申请文件的记载,就可以克服修改超范围的问题,但同样还需要考虑是否退回原始申请文件的记载后仍存有其他缺陷,尽量进行全面的考虑。
案例二:以PCT途径进入欧洲的专利申请,申请人出于费用的考虑,通常要求将权利要求的条数控制在15条内。当PCT文本存在多于15条的权利要求时,如果申请人将部分具有引用关系的权利要求合并在同一条权利要求中,并以“preferably”进行进一步限定时,可能会造成修改超范围的问题。
答复建议 :通过删除“preferably”或者依据修改前的原始申请文件,将合并的权项再重新拆分开,都可以克服该问题。需要说明的是,删除“preferably”虽然可以克服不清楚或修改超范围的问题,但该权利要求的保护范围相比于未合并之前的范围是缩小的 ;如果将合并的权项再重新拆分开,导致权利要求的数量大于15条时,则需要补交超项的费用。
此外,申请人还需要注意,对于欧洲申请文件的主动修改,增加新的附图、在说明书中增加新的解释说明等,大概率都是不被接受的方式,申请人在修改时应谨慎处理。在修改时,申请人还需要明确给出相关的修改依据,写明根据说明书第X页第X段的记载,或者根据附图X所示所做出的修改,而不应仅给出笼统的修改说明(例如参考原权利要求书和说明书等)。当然,审查员为了推进审查程序,通常会在指出申请文件存在修改超范围问题的同时,对申请文件继续进行审查。
Rule 42(1) (b)EPC
该条要求申请人将部分对比文件的内容在申请文件的背景技术中进行披露。
答复建议 :按照审查员的要求,将对应的对比文件补充到申请文件中的背景技术部分。
Rule 42(1) (c)EPC
该条要求申请人在发明内容部分明示其范围与修改后的权利要求的范围一致。
答复建议:按照审查员的意见进行修改,可以选用的表达方式包括“The invention is set out in the appended setof claims”和“The invention is as defined in claim X”.
Rule 43(1) EPC
该条要求申请人根据最接近的对比文件,对独立权利要求的范围进行两段式撰写,通过使用“characterized in that”对前序部分和特征部分作出明确区分。
答复建议 :在答复补充检索报告阶段,申请人可以考虑暂缓对独立权利要求的内容进行两段式区分。这主要是因为申请人并不确定此次答复的理由是否足够充分或能被审查员接受,因此想等到下发实审通知书后再针对性地进行修改。
当然,如果申请人认为此次的答复足够充分,且申请文件具有正向的授权前景时,为了避免耽误授权时机,可以在此次的答复中直接对独立权利要求进行两段式撰写,或者争辩原有的独立权利要求已满足两段式撰写的要求。
实质审查意见通知书中常见的法律条款和答复建议
Article 123(2)EPC
针对补充检索报告的答复意见,如果申请人在修改申请文件时进行了超范围的修改,审查员会下发修改超范围的审查意见。
答复建议:申请人同样需要根据说明书及附图所示的内容进行详细的解释和论述,说明修改不超范围的理由。同时,申请人还需要考虑其是否在上一次的修改中的确存在修改超范围的问题。特别是在答复补充检索报告时,申请人为了获取更大的保护范围,仅将某一从属权利要求中的部分技术特征补入权利要求1中,或者跳过前述引用的权利要求,直接以说明书为修改依据将部分技术特征直接补入权利要求1中时,可能会导致审查员认定此种修改方式存在修改超范围的嫌疑。对此,申请人可能要谨慎考虑其是否的确存在修改超范围的问题,并通过进一步限定克服该问题。
Article 84 EPC
通过上一次对补充检索报告的答复,申请文件中的不清楚的问题通常已经被解决了。此时,如果审查员还是指出了某个或几个不清楚问题,申请人应该考虑通过变换解释方法或者引用说明书和附图的记载,向审查员进行详细的解释。当然,申请人更应该思考应该通过何种修改克服上述不清楚的问题,尝试用审查员的思维和语言思考如何解答审查员的疑问。在此阶段,审查员可能会提出“说明书最后一段声明与本申请相似的变形方式也包含在本申请的保护范围内”的说法,导致本申请的保护范围不能被清楚地界定。
答复建议:将说明书的最后一段删除。需要指出的是,通常在实质审查意见中继续答复不清楚的问题时,申请人需要考虑申请文件中关于技术方案的表述是否完整,是否需要依赖说明书或者从属权利要求中的下位特征来解释上位概念,才能使技术方案被解释清楚。此时,申请人需要通过对技术方案的进一步限定,才能让审查员容易接受其观点。
Article 54(1) (2) EPC、Article 56 EPC
答复补充检索报告后,在实审过程中,审查员有可能替换最接近的对比文件。对此,审查员仍会根据新的对比文件与本申请修改的权利要求1的技术方案进行对比分析。
答复建议:对于从属权利要求的创造性,申请人应根据对审查意见通知书的分析,考虑是否需要进一步缩小权利要求的保护范围,合理利用每一次答复机会,其答复标准类似于答复国内的审查意见通知书的标准。同样的,在答复实审通知书时,建议在意见陈述中增加参考附图,并与对比文件的附图进行对比示出,从而对区别技术特征或者双方的争论点、矛盾点进行充分分析和解释,以方便审查员理解,从而推进审查程序。
其他问题和总结建议
一篇合格的申请文件是取得专利授权的关键。为此,申请人需要熟悉欧洲专利申请审查时常用的法条和审查流程,积累一定的申请经验,以便在申请文件进入欧洲时对申请文件进行合理修改或争辩,提前预测一些可能出现的问题并及时采取补救措施。对此,针对申请文件进入国家阶段的时间节点,提出几点修改建议:
第一,权利要求中避免使用“preferably”等词语;
第二,在权利要求中增加技术特征的标号;
第三,保证附图清晰,标引线使用实线而非虚线,附图不重复,附图中的标号在说明书中均已写明,说明书中的标号在图中都有示出。
来源:《中国知识产权杂志》第183期