




四、复审建议
做好复审评估。结合表2,可以从以下四个维度对专利复审进行评估。评估的目的是为了能够更加客观的认识前期被驳回专利的实际情况,让专利复审具有客观依据和可操作性,减少和避免专利复审决策的盲目性和盲从性,因此可以成为申请人实施专利复审的流程要求,也可以是专利代理机构委案复审的前置程序。复审评估通常需要计入到复审成本中。

甄选复审途径。申请人通常是委托专利申请的代理机构进行专利复审,这种情况下建议申请人可以要求代理机构更换不同的专利代理师或多个专利代理师研讨。这是因为如果还是由原专利代理师承办,会受到前期答复思维的限制,难以找到新的突破点。人员更换或者多人讨论,则有利于转换思维角度和多思维角度去研判复审策略。当然,在驳回专利较多的情况下,申请人也可以考虑更换复审经验更为丰富的代理机构进行复审。
优化复审开销。申请人对于复审开销持谨慎态度,因为毕竟属于被驳回的专利申请,通过复审授权的难度较大。因此建议申请人可以分两步付费,第一步是先支付基础开销,满足代理机构的成本需求,第二步是可选性开销,就是复审成功支付这部分费用,没有成功则无需支付,这样也有利于代理机构更为勤勉的履行义务并体现实力,同时申请人也能降低成本。
监督复审过程。从专利驳回到提出复审请求有三个月的时间,申请人需要尽可能较早的确定是否复审。确定复审以后,则需要撰写复审请求书,对其中的复审理由要充分论述,不能是原有意见陈述的简单重复,可以引入证据说明。要注重提交复审请求后有一个月的前置审查期限,建议可以及时和原审查员进行至少一次电话讨论。进入合议审查阶段后,在进行复审意见陈述过程中,也建议与合议组至少有一次电话讨论。以上这些复审过程应当留有记录,以备监督检查和反思总结。
改进复审流程。针对当前专利复审行政部门面临的审查压力,以及复审流程的设置方式,建议在前置审查阶段可以适当延长前置审查期限,进一步完善前置审查的组织形式,例如是否可以引入具有合议形式的前置审查,由此进一步增强前置审查的救济功能,提升复审效率,减轻后续合议审查的工作量和压力。
五、参考案例
在笔者处理的一件复审案件中,前期基于争取较大保护范围的考虑,在意见陈述中对申请文件修改较为有限,结果在第二次审查意见之后,收到了驳回决定。
经过评估以后,我们认为该专利申请文件的内容本身比较详实,审查意见中关于技术问题和技术启示存在认识偏差,因此决定在对申请文件修改的基础上提出复审请求。同时,以合理的价格与申请人达成复审委托。
在实际实施中,此案是2021年7月6日收到驳回决定,10月15日提出复审请求,10月20日收到复审请求受理通知书。我们在复审理由中进一步根据区别技术特征在本申请中的技术效果确定解决的技术问题,重点阐述了相关区别技术特征属于“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”,还从正反两个方面对对比文件2和对比文件1相结合为什么不能产生技术启示进行了剖析说明。
在收到复审请求受理通知书之后的一周时间内,主动与原审查员进行了电话讨论,进一步向原审查员阐述了复审理由中的核心观点。11月5日收到了该案的复审决定书(第280144号),如图2所示,表明根据前置审查意见撤销原驳回决定,由原审查部门继续审查。11月17日收到了该案的发明专利授权通知书。

最后,在当前大力提升专利申请质量,以及提高专利审查质量和效率的大背景下,专利复审作为对专利申请驳回的必要行政救济手段,应当得到重视、加强和持续改进。在复审实务中,要紧密结合专利申请文件本身,以及前期专利审查的实际情况,有理有据确定专利复审策略,采取切实可行的专利复审举措,力争以较高的性价比实现专利复审的最佳结果。
来源:知产力