提示
×
取消
确定
当前位置:首页 > 新闻资讯
SIPO对分案时机的把握尺度悄然发生重大变化
来源:中国农化专利网   发布时间:2018-11-14 08:28
简述
一直以来,SIPO对分案时机的把握尺度相对稳定,代理机构也基于这个尺度来给客户提出分案的策略建议。但是,近期笔者偶然获知SIPO对于分案的尺度可能发生了重大变化,并且随后跟相应审查员进行了咨询,审查员确认该等变化已经生效但是并未对外公布。笔者在这里分享一下这个重大变化,以备小伙伴在制定分案策略时考虑。

一直以来,SIPO对分案时机的把握尺度相对稳定,代理机构也基于这个尺度来给客户提出分案的策略建议。但是,近期笔者偶然获知SIPO对于分案的尺度可能发生了重大变化,并且随后跟相应审查员进行了咨询,审查员确认该等变化已经生效但是并未对外公布。笔者在这里分享一下这个重大变化,以备小伙伴在制定分案策略时考虑。

 

1、复审决定维持驳回

小伙伴们先看看指南对此是如何规定的:

 

申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限) 届满之前提出分案申请。上述期限届满后,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的,一般不得再提出分案申请。

对于审查员已发出驳回决定的原申请,自申请人收到驳回决定之日起三个月内,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。

代理届普遍将指南中的规定解读为只要母案申请还处于pending的情况下,就能够提交分案(根据之前的审查实践,笔者认为更确切的表述是只要不处于不能再处于pending的情况下就能提交分案,具体可参见笔者之前的文章《【ZRT1】赵日天说分案(1)--四说英特尔超20年专利授权案》)。对于复审决定维持驳回的情况下,代理届普遍将“在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请”解读为收到复审决定之后,无论是不是提交行政诉讼,都能在收到复审决定的3个月之内提交分案,而且之前SIPO也是据此把握的。

不过,根据笔者跟审查员的咨询结果,目前的尺度修改为了在发出维持驳回的复审决定之后,申请人必须提起行政诉讼之后才能提交分案,如果没有提交提起了行政诉讼的证据,分案申请可能会被直接发出视为分案申请未提出。换句话说,SIPO目前把指南中的上述规定解读为在申请被驳回之后,能够提交分案申请的时机是两个阶段:(a)提出复审之后到发出复审决定之间;以及(b)提交行政诉讼之后并在行政诉讼期间。

这一变化对分案提交策略有重大的影响。由于国外公司提交行政诉讼的手续非常的繁琐(笔者有空会写一篇帖子来讲讲国外公司提交行政诉讼的血泪史),因此,应对这一变化,小伙伴们可以考虑把提交分案的时机提前到答复复审通知书之前(如果预期复审委可能不会接受针对复审通知书的答复的话),这样就避免了必须提交行政诉讼才能提交分案的尴尬。

这一变化刚刚开始执行,因此不同审查员可能有不同的把握,而且对于何种证据算是提交了行政诉讼也仍不明确(例如,对于国外公司而言,预立案登记表是否能算?还是必须等到立案通知书?)。所以,建议小伙伴在碰到具体情况时,可以做不同的尝试。

 

2、无限分案的bug

 

关于无限分案bug的详细介绍,小伙伴们可以参见笔者之前的文章《【ZRT22】无限分案bug今犹在 啥都还没改》。

简而言之,实际上是对于下面指南中对分案再分案的规定理解不同造成的:

对于已提出过分案申请,申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的,再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的, 不得分案。

但是,因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。

之前SIPO对该规定的理解是只要有分案收到了单一性通知书,这个专利家族提交分案就没有期限。换而言之,如果某一分案收到了单一性通知书,即使该分案早已经不处于pending的状态(例如已经授权公告了或者驳回生效了),仍然能够基于该单一性通知书提交分案。

根据笔者跟审查员的咨询,这个bug也在这次尺度变化过程中被堵上了。现在SIPO的观点改成了分案收到了单一性通知书,也需要在该分案pending的情况下才能够提交新的分案。看来利用无限分案bug这条路也走不通了,小伙伴还是老老实实在每个分案里跪求单一性通知书吧。

值得说明的是,笔者仅仅咨询了基于PCT中国国家阶段申请提交分案的情况,至于基于国内申请提交分案的尺度是否也已经变化了,尚不清楚。此外,笔者仅仅是给大家提个醒,SIPO是否普遍采取这个标准,笔者也不做保证,各位小伙伴自行斟酌。

来源:赵日天说专利