为了讨论好这个问题,我们还是要对这里的FTO做个限定,我泛指专利风险分析,详细的情况请参见以前的文章如何进行FTO分析与报告制作。一般做FTO时,第一步的工作是要确定目标国家或地区,因为原则上FTO只检索目标国或地区的有效专利。
但是设定目标,并不意味着检索就要限定在这个范围。这实际上是两个问题。很多人以为将检索限定在目标国范围,可能会节省时间。实际上有时候这会更加浪费时间。因为单个国家的专利文献是断层的,很多疑难检索的专利实际上“理”出来,比如先找到一件稍微近似的美国专利,然后顺这件美国专利暴露出来的申请人、发明人、关键词、分类、引用,顺藤摸瓜找到了更加接近的中国专利,而这件中国专利则是一开始很难定位的。所以在FTO检索时扩大检索的范围,有时候反而更容易找到目标国的关键专利。这是从检索方法论的方面考虑,扩大检索范围,很多时候反而能节省检索的时间,提高检索的精确度。
FTO原则上只查找有效授权的目标国专利,那么对于失效的专利是否不必去找呢。有人可能以为既然是FTO,那当然是要找授权有效的专利,无效的文献找到也没有意义。这种认识是不对的。无效的专利当然不存在潜在的风险,但与上文所述一样,无效的专利暴露出的申请人、发明人、关键词、分类、引用是找到有效相关的专利的重要提示。
从FTO结论管理上看,无效的专利也有重要的意义。因为有时候相关产品的特征早已是被现有技术公开了,但是因为各种原因,还能找到许多相关的授权专利,比如实用新型。如果对这些有效专利的范围进行了详细的比对,结果发现侵权的风险非常大,而实际情况下,这些有效的专利都不稳定,因为关键的现有技术早已公开了关键的特征。从法理上,完全按照现有技术去做,本身就是FTO的一种,表明是可以自由操作的(Freedom to operate)。所以FTO的检索范围包括失效的专利有时候很有必要。当然,扩大检索范围并不意味着在结论上展示这些范围。
对于未授权的专利要不要考虑?未授权的专利,最大的问题是保护范围不确定,如果对未授权的专利的权利要求进行分析,有时候结论会失控,这样的FTO无法管理。一般情况下,对于未授权的专利,会根据具体的需要列出来作为参考,不作详细的权利要求比对分析。
对于30/32月内的PCT申请或者巴黎公约1年内目标国之外的专利申请要不要考虑?这个问题实际上与上一个问题类似,因为这些申请是未授权的(当然有些授权快的专利也有一年内授权的。我现在写文章被抬杠抬怕了,你要说这些专利都是未授权的,马上就有人留言说有专利在1年内授权的),即使将来进入中国,范围也是不确定的,结论同样无法管理。更何况这些专利还不一定进入中国。如果申请人非常关键,可以列出来作出说明,不需要进行权利要求比对。
FTO的检索不仅在范围上与可专利性的检索不同,更重要的是FTO对检索的查全率与查准率要求特别高。在所有的检索中,FTO是少有的对查全率与查准率要求都极高的。对于无效检索,虽然要求查准,但不要求查全,找到能够无效的对比文件即可。但是对于FTO则不同,不但要求查准,还要查全,不能漏掉关键的专利。如果是狭义范围上的FTO,检索式必须要达到一定的要求,以表示检索尽了合理的努力,最终没找到潜在侵权的专利,所以能够规避故意侵权,否则FTO简单输入几个关键词,最后得出结论没有潜在风险的专利。拿这样的报告去规避故意侵权,在情理上说不过去,这一点在美国是有案例的,笔者在以前的文章有过论述。
总之,FTO对检索的要求极高,需要完备和科学的检索式,保证检索的查全率和查准率。