专利业内人士基本都知道,除非特殊情况,一般不建议在权利要求中包括公式,因为其会对权利要求的范围形成很强的限制,而且很容易存在公开不充分的问题。
(2021)最高法知行终1071号 就公开了一个无效过程中的案例,涉及到公式的公开充分问题。最高法认为:对于以包含两个以上变量的方程式限定的权利要求,说明书未明确界定各变量的数值选取、各变量之间的关系、数值选取与技术效果之间的关系,以至于本领域技术人员阅读权利要求和说明书后,仍需要付出创造性劳动或者过度劳动才能解决技术问题、实现技术效果,当事人据此主张说明书公开不充分的,人民法院可予支持。
涉案专利是200710049004.9,其权利要求中有个公式:
π形连接电容组中各电容的电容值均按照下式选择:C=In/2πfVK
式中:In为π形连接电容组中电容上的感应放电电流,In=I/N,
I为π形连接电容组总电流,
N为π形连接电容组电容个数,
f为雷电波频率,
V为π形连接电容组中电容上的额定电压,
K为安全系数,K≥1。
无效请求人认为:
1、权利要求1的电容值计算中包括安全系数K,说明书中未作出任何说明,公知常识证据3说明安全系数K一般取值在1.2-3之间,本专利则没有说明取值范围。
2、f取值均为18kHz,并没有公开如何计算或推导得出雷电波频率的内容,但不包含本专利说明书中的内容。
3、本领域技术人员根据说明书的内容无法确定电容值计算V和I值。
4、说明书中记载在8/20us,10/350us,1.2/50us雷电波形冲击试验的相关内容。本领域技术人员不能确定采用本专利的公式后得到的产品是否符合要求。
国家知识产权局认为:本专利权利要求1-10中的电容值计算公式中涉及的参数K、f、V、I在权利要求书和说明书中均有明确的定义其中K、f、V、I均存在一定的取值范围,在本专利说明书中已经公开了部分典型雷电流波形的实施例,在几种典型雷电流波形条件下对于上述参数有不同的取值,并且本领域技术人员也可以根据层叠式石墨放电隙装置在实际应用中的变化在一定范围内进行选取,并非必须限定在某几个特别精准的值才能实现。因此,站在本领域技术人员的角度考虑,能够根据本专利说明书公开的内容实现本专利的技术方案、解决其技术问题,并产生预期的技术效果,权利要求1要求保护的技术方案符合专利法第二十六条第三款的规定。
一审法院认为:说明书已经对公式中涉及的参数I、f、V和K进行了具体说明。其次,本专利说明书第3页记载,“该公式的操作性强,并适用于在8/20μs、10/350μs、1.2/50μs等雷电波形冲击下使用”,且在实施例中公开了在三种典型雷电流波形下,π形连接电容组的电容值如何确定。本领域技术人员可以根据层叠式石墨放电隙装置的不同确定上述参数的取值范围,并非必须限定在某几个特别精准的值才能实现。因此,本专利说明书已对π形连接电容组中各个参数作出清楚、完整的说明,被诉决定认定本专利说明书符合专利法第二十六条第三款的规定。
无效请求人上诉认为:(一)本专利权利要求书和说明书记载的电容值选择公式中涉及的参数K、f、V、I均为变量,这些变量的取值范围和确定方法在说明书中均没有得到清楚、完整的说明,提及的内容是含糊不清的。例如:没有说明安全系数K如何取值及合理的取值范围,没有说明雷电波频率f的估算方法以及合理的估值范围。(二)在电容值选择公式的技术特征C=In/2πfVK中,没有限定π形连接电容组总电流的确定方法和取值范围,没有限定雷电波频率f的估算方法和取值范围,没有限定π形连接电容组中电容上的额定电压的确定方法和取值范围,限定的安全系数K≥1的范围包括不能实现发明目的的技术方案。
最高法认为:
1、法理阐释
权利要求发挥着限定专利权保护范围的作用,说明书承担着公开权利要求中请求保护的发明创造的使命。权利要求书应当以说明书为依据,权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。
如果权利要求包含了两个以上的特性值技术变量即参数的方程式限定的技术特征,那么在该发明的说明书中,对该方程式所选定的数值范围与所取得技术效果之间的关系应当明确记载。在该方程式所涉及的相关参数的数值范围内,原则上所有数值均应达到不需要付出创造性劳动或者过度劳动就能实现所期望的技术效果的公开程度,能够使本领域技术人员在将发明实施时知道其所确定的参数的数值或者数值区间是否解决了技术问题并达到了说明书声称的技术效果,而不是仅仅按照其说明书记载的具体实施例的公开的数值才能获得相应的技术效果。进一步的,判断充分公开涉及确定参数的方法的说明时,方法越不常规,越应当在说明书中提供清晰、详尽的信息。如果参数信息不清楚,从而使得本领域技术人员无法基于整体公开的内容并使用普通技术知识来识别解决本专利问题的必要技术手段,则可以认定说明书没有达到公开充分的要求。
具体到本案,本领域技术人员根据方程式中In/2πfVK给出的参数的数值范围,可以便捷简易确定地计算出电容C的数值。但是,本领域技术人员在选择雷电波频率f和安全系数K时,不能依据技术常识就知晓如何在几何级数范围内变动的雷电波频率中选择相应的数值,也无法知晓K在所述“正极性162、负极性192、负极性1588、正极性121和负极性117(8/20μs电流波形)、1040(10/350μs)”的如此巨大的范围内如何选择相应的数值。
在本专利说明书中,在技术方案限定电容组中各电容的电容值的选择时,选择K≥1,而在实施例中采用了K等于2或3,对于K的开放区间没有进一步给出选择的依据;同时在本专利说明书中定义f为雷电波频率,在实施例中统一采用了f≈18×103Hz,没有进一步说明对于不同雷电波形如此选择的依据。
即本领域技术人员需要付出创造性劳动或者过度劳动选择相应的参数,本领域技术人员也不能通过有限次的实验,来选择安全系数K、雷电波频率f的具体取值。对于本领域技术人员来说,本专利给出的方法无法消除电容值计算的不确定性。故本专利权利要求1限定的选择电容组中各电容的电容值的技术手段不能解决说明书中提出的技术问题,没有达到其声称的具有较强操作性来确定电容组中各电容的数值的技术效果,因此,本方案的技术方案公开不充分。不符合专利法26.3的相关规定。
启示:
在专利撰写时,如果涉及公式类的技术方案,对该方程式所选定的数值范围与所取得技术效果之间的关系应当明确记载,另外,还需要对如何确定取值范围进行清晰的说明,使得本领域技术人员不需要付出创造性劳动或者过度劳动就可以选择相应的参数,取得相应的技术效果。