不久前,在与一位客户沟通时,对方提出了这样一个问题:“我们有个发明人去年离职了,闹得不太愉快。这项技术现在要报美国申请,能不能别写他了?反正人也联系不上,写上还得要他签字,多麻烦。”
类似的问题,做涉外代理实践中并不少见——
“这个研发是A做的,但A已经去了竞争对手那儿,写他名字不是给他送功劳吗?换成B行不行?”
“外方合作公司参与的人就不用写了吧?钱是我们出的。”
每一个问题背后,都是同一个误解:把发明人署名当成一种可以自由安排的人事信息,或者一笔可以论功行赏的荣誉。
2026年4月2日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)用一份先例性判决回答了所有抱有这种想法的人:发明人署名是专利的法律地基。地基错了,房子会塌,而且可能连补救的机会都没有。
美国专利法第101条规定“任何人发明或发现……均可获得专利”,配合AIA新增的§100(f)——“发明人”指完成发明的个人,共同发明则指全体共同发明人。CAFC在判决里指出:所有真正的发明人都必须列名,一个不能少。而且这不是填表,是作证。依第115条,每一名发明人都必须签署宣誓书或声明,确认自己相信自己是原始发明人。在这份文件上做虚假署名,性质上是在法律陈述中作假,不是“表格填错了”。第256条被称作“挽救条款”:署名错误只有在“能够被更正”的情况下,才不导致专利无效。
做个对比,更能看出问题所在:
一些企业容易把“改个名字而已”的心态带进海外申请。在美国,这个动作的代价可能是一整件专利。
二、Fortress案:遗漏发明人导致两件美国专利被判无效Fortress Iron是一家美国公司,做户外护栏和围栏。2013年,老板Matthew Sherstad(发明人1)提出一个预组装垂直缆绳护栏面板的构想,员工Kevin Burt(发明人2)画了初步设计图。样品交给中国合作方打样,制造商是YX公司,质量联络方是泉州YD公司。打样中暴露出一个问题:缆绳在张紧时会旋转。YD公司的两名工程师Hua-Ping Huang(发明人3)和Alfonso Lin(发明人4)提出了修改方案,被最终设计采纳。2015年,Fortress递交美国专利申请,发明人栏只写了Sherstad和Burt两个人。2016年,Huang从YD离职,没留联系方式。2017年和2021年初,两件专利第9,790,707号和第10,883,290号先后授权。
2021年1月,Fortress在印第安纳北区联邦地区法院起诉竞争对手DSI侵权。DSI的律师在证据开示中挖出了Lin和Huang的贡献记录。Fortress承认两人都是共同发明人,随后通过§256(a)的行政程序把Lin补进了专利。
但是Huang(发明人3)找不到了。Fortress退而求其次,请求法院依§256(b)直接下令更正,理由是:把Huang加进去对他只有好处没有坏处,他算不上需要被通知的“利害关系方”。
两级法院都不买账。地区法院拒绝更正,并应DSI的反请求判两件专利无效;2026年4月2日,CAFC以先例性判决全面维持,理由:
其一,被遗漏的共同发明人就是§256(b)意义上的“利害关系方”,更正前必须通知并给予听证机会。发明人身份自带法律、财务和所有权后果,共同发明人默认对整件专利享有按份共有权益,哪怕权利早已转让,这个身份也不消失。
其二,根据§256(b),署名错误“只有在能够被更正的情况下”才不致专利无效。必然的反面推论是:更正不了,专利就无效。
判决书中有一句话:“发明人在专利程序中占据核心地位。他们是一切的起点。”
另外有两个细节。其一,Fortress其实已经从YD公司受让了包括Huang署名权益在内的全部权利,即使如此依然救不回专利。其二,口头辩论中,Hughes法官坦言:“因为找不到Huang就让专利无效,我深感不安,但法条怎么写就怎么算。”Lourie法官则提醒:“这恐怕不是孤例。”
需要注意的是:本案根本没有人来争署名。Huang从未露过面,没提过任何异议。仅仅因为找不到人,两件授权多年拿来起诉对手的专利无效。
事实上,因发明人瑕疵而在美国侵权诉讼或无效程序中陷入被动的案例并不鲜见:被遗漏的发明人不仅可以对专利提出共有权主张,甚至有权绕开专利权人单独对外许可,让专利权人的维权行动功亏一篑。而如果专利权人是出于恶意而漏列发明人,等待它的将是更为严厉的后果。
Fortress案最刺眼的细节是:被漏掉的,恰恰是中方合作企业的两名工程师。角色随时可以反转,当你委托境外机构开发、和海外高校联合攻关、供应商参与了产品改进时,“看不见的贡献者”一样可能埋在你的美国专利里。
1. 发明人认定围着权利要求做,美国判例(Pannu案)确立的标准是:对至少一项权利要求的构思作出创造性贡献的人,就是共同发明人,哪怕只贡献了一项从属权利要求。职位高低、是否离职、谁出的钱、是不是“我们的人”,统统无关。
2. 权属合同管得住专利归谁,管不住发明人是谁。Fortress拿了全部权益转让,照样无效。署名和权属是两套规则,别指望用合同条款覆盖署名义务。
3. 发现错误,趁人还找得到,立刻更正。更正制度是“挽救条款”,挽救的前提是人还在、程序还走得通。把问题拖进诉讼再处理,等于把专利的命交给对手的证据开示。总之越早处理越有利。
回到开头的那个问题:发明人离职了,能不能因此把他从美国专利申请里去掉?
如果其确实对相关发明作出了应被认定为发明人的贡献,不能仅因其已经离职而不予列名。
发明人身份的认定取决于其对发明所作的实际贡献,与其是否已经离职、是否仍与企业保持良好关系并不是同一个问题。对于计划在美国申请专利的企业,更重要的是在申请前准确识别发明人,并尽早处理相关文件和权利安排。