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试论知识产权侵权约定赔偿的适用
来源:农化专利网   发布时间:2022-05-07 08:57
简述
摘要近年来在专利侵权、商标侵权、著作权侵权的司法解释以及越来越多的知识产权侵权案件中都适用约定赔偿作为四种赔偿计算方式之外的另一种独立的赔偿确定方式。然而,知识产权侵权约定赔偿在法律适用和实务操作方面都存在不少的争议,比如,约定赔偿在知识产权侵权赔偿各种计算标准中的地位如何、是否可以作为惩罚性赔偿的计算基数以及实务中应如何约定才能更好地平衡各方的利益,等等。

摘要


近年来在专利侵权、商标侵权、著作权侵权的司法解释以及越来越多的知识产权侵权案件中都适用约定赔偿作为四种赔偿计算方式之外的另一种独立的赔偿确定方式。然而,知识产权侵权约定赔偿在法律适用和实务操作方面都存在不少的争议,比如,约定赔偿在知识产权侵权赔偿各种计算标准中的地位如何、是否可以作为惩罚性赔偿的计算基数以及实务中应如何约定才能更好地平衡各方的利益,等等。


笔者认为,约定赔偿根据约定的是赔偿数额或者赔偿具体计算方式,分别相当于当事人约定形成的“法定”赔偿和基础赔偿;依法作出的约定赔偿,应优先于已有的四种赔偿数额计算方式适用;约定赔偿以当事人申请为适用前提,法院结合双方在案件中的举证情况来审查决定如何适用;事先约定在后侵权的赔偿计算方式可以作为惩罚性赔偿的基数,而且此时还可以约定在出现不同惩罚性因素下适用惩罚性赔偿的倍数;约定赔偿是双刃剑,在实务中应审慎、明确地约定“赔偿的责任承担条件”。


关键字:知识产权侵权;约定赔偿;惩罚性赔偿;法律适用;实务操作


前言


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一、约定赔偿的种类和方式


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二、约定赔偿的法律思考


(一) 约定赔偿的性质


约定赔偿的法律属性可认定为,双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益而预先达成的一种简便的计算和确定方法。[10]


如前述,约定赔偿通常包含于调解协议、民事调解书、承诺书和民事合同中。其中,调解协议和民事调解书既可能包含针对本次侵权的事后约定赔偿,又可能包含针对未来侵权的事先约定赔偿;承诺书和民事合同中包含的是针对未来侵权的事先约定赔偿。


笔者理解,调解协议和民事调解书是双方商定的附条件特殊民事合同;而侵权人单方出具承诺书是一种单方民事法律行为,但如果结合在侵权人承诺前后权利人的相应行为来看,双方也事实上存在一种附条件特殊合同关系。民事调解书一经双方签署在法律效力上相当于生效判决,在侵权人不履行其中对于本次侵权的约定赔偿责任时,权利人可以申请强制执行;双方在未来侵权案件中可以依据民事调解书中的事先约定赔偿来计算侵权赔偿。


由此可见,调解协议、民事调解书和承诺书并非权利人和侵权人之间的基础交易合同,实际上只涉及侵权发生后双方对赔偿责任如何承担(包括计算方法和数额)的约定这一民事法律行为,对应的责任是侵权责任,而非违约责任。侵权人的侵权行为与侵权行为发生后双方对赔偿责任如何承担的约定是两个法律行为,因而侵权人应承担的民事责任不属于侵权责任与违约责任竞合之情形,而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任的约定。[11]


包含侵权约定赔偿条款的民事合同是一种基础合同,如各种知识产权许可合同等,其中事先约定的赔偿责任承担存在违约与侵权竞合的情形。例如,技术秘密许可合同中约定了被许可人的保密义务,如果被许可人将权利人的技术秘密提交专利申请而公开(即“披露”),则被许可人的披露行为不仅违反了合同约定的保密义务,也同时因“违反保密义务,披露其所掌握的商业秘密”而构成商业秘密侵权行为。不过,如果权利人选择了侵权之诉来主张相对方承担侵权责任,即使双方在民事合同中针对未来侵权行为(也是违约行为)采用 “违约金”或“违约责任”的措辞,其中的约定赔偿条款也不再是合同违约金性质,而是同样可以认定为,双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益而预先达成的一种简便的计算和确定方法。[12]


(二)约定赔偿的地位


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 (三) 约定赔偿的生效及适用


首先,不管是事先约定赔偿还是事后约定赔偿都要依法约定。约定赔偿要遵守社会公共利益和第三人利益、平等自愿、诚实信用、公平合理等合同法基本原则。如果约定赔偿违反合同法的基本原则,则当事人可以申请法院或仲裁机构确认无效、变更或者撤销。[17] [18] 同时,约定赔偿还要符合各部知识产权法(含司法解释)关于赔偿数额、计算方式及惩罚性因素的规定。[19]


其次,约定赔偿的生效及适用条件为:侵权人因不履行约定的本次侵权赔偿义务或“未来不侵权承诺”而存在侵权行为,并经法院等机构认定侵权成立;且约定赔偿的责任承担条件已经成就。这里“约定赔偿的责任承担条件”比如包括哪些具体知识产权权利、是针对一起还是多起侵权案件、针对何种侵权行为和侵权产品、是否还存在适用法定的三种基础赔偿的情形,等等。


最后,约定赔偿以当事人申请为适用前提,法院再审查约定的责任承担条件是否具体明确并且已经成就,然后结合双方在案件中的举证情况来决定如何适用约定赔偿。在具体适用时,对于在先民事调解书中的约定赔偿,法院经当事人申请并审查(侵权及约定的责任承担条件)后直接适用,而通常对此种约定赔偿不加调整。[20] 对于在先调解协议、承诺书和民事合同中的约定赔偿,法院经当事人申请并审查后通常并不直接适用,而是会结合双方在案件中的举证情况考虑侵权情节等因素后来参照适用。不过,虽然理论上存在当事人申请法院审查约定赔偿是否存在无效、可变更或撤销的情形,但实践中法院很少对当事人的约定赔偿作调整或最多略有调整。[21] 法院通常认为,即便约定的赔偿高于侵权人获利或者权利人损失,也符合对恶意侵权、重复侵权补偿与惩罚并重的法律精神。 


(四) 约定赔偿与惩罚性赔偿的关系[22]


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三、约定赔偿的实务探讨


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四、结语


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注释及主要参考资料:

[1] 《著作权民事解释》第二十五条第一款和《商标民事解释》第十六条第一款都规定了基本相同的用语,即在三种基础赔偿均难以确定时,法院可以根据当事人的请求或者依职权适用法定赔偿确定赔偿数额。

[2] 宋晓明、王闯、李剑:“《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的理解与适用”【J】,载于《人民司法》2016年第10期。

[3] 另参见(2020)苏民终1005号商业秘密侵权案、(2020)浙民终302号不正当竞争纠纷案和(2021)最高法知民终466号植物新品种权侵权案。

[4] 一审案号:(2015)宁知民初字第126号;二审案号:(2016)苏民终482号。

[5] 一审案号:(2008)武知初字第144号;二审案号:(2012)鄂民三终字第86号;再审案号:(2013)民提字第116号。

[6] 一审案号:(2020)豫01知民初99号;二审案号:(2020)最高法知民终1010号。

[7] 另参见 (2014)浙知终字第1号案。

[8] 注:除非另行特别说明,本文“约定赔偿的计算方式”是指没有考虑惩罚性因素(即不考虑过错因素)的约定。

[9] 注:此处约定的许可应理解仅为计算赔偿的目的,侵权人并不能就此获得真正的许可使用地位。

[10] 参见注释2和(2013)民提字第116号案最高院的认定。

[11] 参见注释2和(2013)民提字第116号案最高院的认定。

[12] 参见(2016)苏民终482号 “宝高玩具著作权案”。

[13] 参见《著作权民事解释》第二十五条第三款和《商标民事解释》第十六条第三款的规定。

[14] 参见(2020)京0491民初2853号案。

[15] 参见注释2和(2013)民提字第116号案最高院的认定。

[16] 知识产权许可费的基数计算中“侵权行为的性质和情节”应理解为不重复考虑过错因素。参见:张鹏“惩罚性赔偿专题 | 知识产权惩罚性赔偿制度基数和倍数认定”,“知产力”微信公众号 2021-03-15 17:02。

[17] 刘文琦、李晓光:“专利侵权事先约定赔偿规则的构建与适用”【J】,载于《电子知识产权》2016年第9期。

[18] 张鹏“《民法典》情势变更制度在知识产权侵权事先约定赔偿中的法律适用” https://m.sohu.com/a/412997522_120051855/ 最后访问时间:2022年4月12日10:00。

[19] 事先约定赔偿的金额可以超过法定赔偿限额,因为存在惩罚性因素。

[20] 同注释5。

[21] 参见(2020)京0491民初2853号、(2021)最高法知民终425号,两案中法院都没有支持被告以侵权获利低而申请调整约定赔偿的主张,全额支持了原告主张的约定赔偿;而在(2016)苏民终482号“宝高玩具著作权案”中法院将约定赔偿500万元略微调整为450万元。

[22] 笔者理解,由于事后约定赔偿只涉及本次侵权的赔偿责任承担,一般不具有惩罚性因素,故在本文中不讨论其适用惩罚性赔偿的问题。

[23] 除注释10(2016)苏民终482号“宝高玩具著作权案”以外,还可参见(2020)沪民终555号、(2020)京0491民初2853号、(2013)粤高法民三终字第113号、(2020)浙民终302号案。

[24] 参见注释15、(2017)京民终413号案和深圳市中级人民法院发布的《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见(试行)》第十五、十六、十七条的规定。

[25] 张广良:“知识产权损害赔偿惩罚体系的构建”,《法学》2020年第5期。

[26] 参见 “北京知产法院关于专利侵权案件损害赔偿情况的调研报告” 

https://mp.weixin.qq.com/s/qZvJwLKLbpsXEl_Vd_Xvhg 最后访问时间:2022年4月12日19:00。

[27] 同注释2。

[28] 参见(2020)京0491民初2853号案和(2021)最高法知民终425号案。

[29] 参见(2020)沪民终555号案、(2017)桂0303民初1040号案。

[30] 参见(2020)粤民终797号案、(2017)浙07民初141号案。

[31] 参见(2018)川01民初1085号案。

[32] 参见(2015)粤高法民三终字第120号案。

[33] 参见(2019)粤民终3211号案。


来源:知产力